In tema di domanda di decadenza del marchio per non uso ex artt. 24-26 lett. c) c.p.i. e della prova dell'uso del marchio da parte del titolare, il fatto che il marchio sia affiancato ad altri marchi del titolare non vale ad escludere l'uso con funzione distintiva e non equivale in alcun modo ad un non uso ai fini della decadenza.

Sono nulli, ai sensi degli artt. 12 lett. d) e 25 c.p.i., i segni identici o simili a segni registrati precedentemente se, a causa della forte somiglianza dei segni e dell'identità fra i prodotto e servizi, si può determinare un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. (Nel caso di specie è stato ritenuto che il marchio successivo "SEMPRE IN TESTA PARRUCCHIERI" sia identico al precedente "SEMPRE IN TESTA" giacchè il termine "PARRUCCHIERI" aggiunto nella registrazione successiva è da ritenersi meramente descrittivo per il settore merceologico di registrazione ed uso del marchio).

Sono nulli i segni identici registrati per beni e servizi affini, se a causa della forte somiglianza del segno successivo rispetto al segno registrato in precedenza e dell’affinità fra i servizi, si può determinare un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (Nel caso di specie è stato ritenuto che i servizi di formazione e di gestione di parrucchieri sono affini ai servizi di bellezza e saloni di parrucchiere, in quanto sono ricercati e acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche o quanto meno tra loro strettamente correlate, tali per cui la affinità funzionale esistente tra questi beni o prodotti e tra i relativi settori merceologici induca il consumatore naturalmente a ritenere che essi provengano dalla medesima fonte produttiva).

L'indagine sulla ricorrenza della affinità tra prodotti non è vincolata al riscontro della inclusione, o meno, dei prodotti nella medesima classe merceologica fra quelle elencate dalla tabella, in quanto le indicazioni di tale tabella non hanno carattere tassativo e perseguono finalità prevalentemente fiscali.

In tema di accertamento della concorrenza sleale c.d. confusoria, quando un marchio è dotato di forte capacità distintiva e individualizzante, le minime variazioni introdotte non sono sufficienti ad evitare il pericolo di confusione.

Ai sensi dell'art. 25 lett. a) c.p.i., è nullo per mancanza del requisito di novità ex art. 12 lett. a) c.p.i., il marchio registrato costituito da un segno che alla data del deposito della domanda risulti essere identico o simile ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se (altro…)

Integra il requisito di adeguata protezione ex art. 98 c.p.i. l'adozione di un sistema di videosorveglianza, la ripartizione delle cartelle per aree di competenza con la fornitura di accesso, mediante credenziali riservate, ai documenti della solo propria area, senza poter quindi accedere ai documenti di settori diversi da quelli di propria competenza. Non è infatti richiesta, a tal fine, l'assoluta (altro…)

Gli atti e le determinazioni amministrative scambiati tra due agenzie regionali ed aventi ad oggetto un’invenzione tecnica non necessariamente invalidano un brevetto, asseritamente analogo, registrato da un terzo in un momento successivo. Infatti, affinché sia riscontrata una nullità per difetto del requisito della novità estrinseca ex art. 46 c.p.i., deve accertarsi che tali documenti fossero destinati ad (altro…)

La responsabilità per contraffazione di marchio di fatto di cui all’art. 20, commi 1 e 2 c.p.i. deve ritenersi integrata a seguito del persistente impiego da parte di terzi del segno e dei simboli, in preuso al titolare di fatto, per contraddistinguere i medesimi servizi, prestati nello stesso settore merceologico e in un ambito territoriale coincidente o estremamente contiguo. Tali condotte provocano infatti tra i fruitori un (altro…)

La prova dell’esistenza di un rapporto di licenza può essere desunta anche attraverso presunzioni semplici fondate sulla condotta del titolare del brevetto che non contesti o affermi l’esistenza di tale rapporto.

L'art. 98 c.p.i. si riferisce a tutto ciò che può rientrare nella nozione di know-how; quindi: informazioni di natura tecnica o commerciale (a tal fine apparendo indifferente la natura, potendo trattarsi di esperienze aziendali tecnico industriali o informazioni di carattere commerciale, o, ancora, informazioni relative alla organizzazione, o, infine, informazioni finanziarie, di gestione o di marketing); tali informazioni (altro…)

La circostanza della pregressa estrazione e utilizzazione di foto in pendenza del rapporto contrattuale, non è, di per sé, idonea ad escludere l’illiceità del successivo riutilizzo, in mancanza di prova di un valido titolo di cessione dei diritti di riproduzione.

L’esaurimento del diritto non opera, di regola, con riguardo a diritti di utilizzazione diversi dal diritto esclusivo di distribuzione (art. 17 LA) e persino in tale ipotesi, legislativamente prevista, è escluso che l’esaurimento si verifichi rispetto a copie legittimamente realizzate “scaricando” opere messe a disposizione del pubblico via internet (art. 17.3 LA).

L’indagine relativa all’esistenza del valore artistico - requisito necessario ad attribuire protezione autoriale ad un’opera del design - si declina secondo parametri sia soggettivi che oggettivi, ed in particolare: quanto al primo profilo, l’opera di design industriale deve essere idonea a suscitare emozioni estetiche e deve essere dotata di creatività e originalità delle forme rispetto a quelle normalmente riscontrabili nei prodotti similari presenti sul mercato, che trascendono dalla funzionalità pratica del bene per assumere autonoma e distinta rilevanza; quanto al secondo profilo, il parametro di valutazione della significatività e del particolare pregio estetico ed artistico dell’opera deve (ma non solo) tenere conto della notorietà della stessa, acquisita mediante il consolidamento del suo apprezzamento presso gli ambienti culturali. Tale consolidamento è valutato sulla base di alcuni indici, quali le esposizioni in musei e mostre d’arte, la menzione in saggi e riviste ed i riconoscimenti ottenuti con l’assegnazione di premi. In proposito, va valorizzata anche la circostanza che l’opera di design sia stata creata da un noto artista.

Il valore artistico conferisce all’opera del design valore sostanziale ed esclude la possibilità di ottenere tutela contro gli atti di concorrenza confusoria. Infatti, questa tutela non è cumulabile con quella autoriale ove quest’ultima investa le forme dell’intero prodotto: invero le declinazioni tutelabili per imitazione servile devono riferirsi a soluzioni capricciose ed arbitrarie, non solo inessenziali rispetto alla funzione ma, per quel che qui rileva, estranee rispetto a quelle che conferiscono c.d. valore sostanziale al prodotto. Quest'ultime come noto sono quelle che attribuiscono un valore estetico alla res idoneo, da solo,ad orientare la scelta dell‟acquirente, divenendo il preminente “motivo dell’acquisto”, profilo incompatibile con quello non solo del marchio di forma ma anche della concorrenza sleale confusoria. Insomma: quelle stesse linee che sono tutelate sotto il profilo autoriale -perché caratterizzanti l'intero design industriale - non possono trovare tutela sotto il profilo confusorio.

Il tema dell'opera derivata va affrontata caso per caso, verificando se nella creazione successiva, accanto al contributo personale dell'autore, siano riconoscibili elementi espressivi dell'opera preesistente. A certe condizioni, è consentita la ripresa di un'opera già esistente anche senza il consenso dell'autore della prima creazione, ove si possa ritenere che si è inteso rendere tributo all'arte dell'autore, ma realizzando poi un lavoro diverso. Si pensi alla c.d. appropriation art che dagli anni '60 ripropone in chiave autonoma la revisione, la rivalutazione e la ricreazione di icone dell'arte contemporanea: l'ispirazione che si arresta al mero spunto è infatti libera e non subordinata al consenso del titolare dell'opera anteriore.

Per le opere collettive composte dal contributo di numerosi autori, quali i cataloghi delle mostre, l’autore è chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa. Al fine di individuare tale soggetto, la presunzione iuris tantum di cui all’art. 8, co. 1 lda, secondo cui “è reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è (altro…)

Ai sensi dell’art. 79 comma terzo e dell’art. 76 comma terzo c.p.i., le istanze di limitazione e di conversione di un brevetto possono essere presentate in ogni stato e grado del giudizio. Pertanto, il titolare di un brevetto può riformulare le rivendicazioni in corso di causa, senza limitazione ad una fase processuale, ad un grado di giudizio e al numero delle modifiche apportate, fatto salvo il limite generale della buona fede e, correlativamente, dell’abuso del diritto, ed impregiudicata l’osservanza di modalità di esercizio del diritto compatibili con il rispetto del principio costituzionale del giusto processo, di ragionevole durata del processo e del dovere di lealtà gravante sulle parti. Si tratta di un potere riconosciuto alla parte e collegato al diritto sostanziale della stessa quale dedotto in giudizio, da esercitarsi personalmente o mediante procuratore speciale, poichè esulante dallo ius postulandi. L’esercizio del potere di disposizione del diritto sostanziale sulla privativa industriale, comporta la rinuncia ad avvalersi del brevetto come rilasciato e, di per sé, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 e 79 CPI, la nullità (parziale) del brevetto.

Sebbene la riformulazione del brevetto possa non limitarsi a un mero accorpamento di rivendicazioni e possa consistere in aggiunte e specificazioni che attingano al contenuto del brevetto, esse non devono estendere l’ambito della privativa e della domanda originaria, giacché in tali ipotesi il brevetto è nullo ex art. 76, comma 1, lett. c) CPI. L’introduzione di limitazioni, che estrapolino dal testo della descrizione e financo dai disegni, va valutata con particolare cautela, tenuto conto che riformulazioni “ex post” nel corso dei giudizi per l’accertamento della validità possono pregiudicare la sicurezza giuridica dei traffici per il venire meno della certezza del titolo e dell’affidamento riposto dai terzi sulla validità (o, meglio, sulla non validità) di un titolo per come depositato. Inoltre, l’estrazione di singoli suggerimenti di dettaglio, magari da figure del brevetto, che forniscono informazioni complesse e coordinate in una specifica forma di esecuzione, determina il rischio di fornire informazioni non evincibili in modo oggettivo dal testo brevettuale. Per tale ragione, le inclusioni di caratteristiche nelle rivendicazioni devono rispettare le reali informazioni contenute nella descrizione originale, senza che si attinga dalla descrizione, secondo necessità e comodità, con una visione a posteriori. Pertanto nelle rivendicazioni può essere inserita solo "materia" evidente nella domanda come depositata.

Integra gli estremi dell'illecito di concorrenza sleale sotto il profilo della cosiddetta "imitazione servile", sanzionato dall'art. 2598 c.c., n. 1, il comportamento dell'imprenditore che imiti un prodotto la cui forma abbia un valore individualizzante e distintivo, indipendentemente dall'essere il prodotto stesso oggetto di brevetto, in modo tale da creare confusione con quello messo in commercio dal concorrente. Non è quindi sufficietne allegare la riproduzione pedissequa da parte del concorrente e il suo carattere confusorio, ma è necessario allegare e provare che il segno sia dotato di capacità distintiva: la tutela concorrenziale concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo tuttavia compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che nella percezione del pubblico non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto ai prodotti simili e di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa. Non può attribuirsi carattere individualizzante alla forma funzionale, cioè a quella resa necessaria dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto. Pertanto, in mancanza di tutela brevettuale, la fabbricazione di prodotti identici nella forma a quelli realizzati da impresa concorrente, costituisce atto di concorrenza sleale soltanto se la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto, ma investa caratteristiche del tutto inessenziali alla relativa funzione.

Poiché, in tema di concorrenza sleale, l'originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano i fatti costitutivi della dedotta contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa, ma in via cumulativa, l'onere della allegazione e della prova con riguardo ad entrambi i fatti costitutivi incombe su chi agisce chiedendo l’accertamento della illiceità della condotta del concorrente, mentre incombe sul convenuto l'onere di allegare e provare la mancanza di novità del prodotto o la perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva, quali fatti estintivi dell'altrui diritto.