Il format di un programma televisivo è tutelabile quale opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore quando presenti uno schema di programma, un canovaccio delineato nei suoi tratti essenziali, generalmente destinato ad una produzione televisiva seriale, come risultante da una sintetica descrizione. Al contrario, non è tutelabile come opera dell’ingegno una descrizione assolutamente generica e sommaria dei contenuti del programma, senza previsione concreta dello svolgimento dello stesso [Nel caso di specie, veniva richiesta tutela per un programma radiofonico rispetto al quale l’attore invocava la tutela autorale. Il Tribunale ha ritenuto che tale programma sia privo di tutti i requisiti necessari perché possa valere quale opera dell’ingegno, non atteggiandosi ad opera strutturata ed in quanto tale valida come format, trattandosi, al contrario, di trasmissione radiofonica di segmenti di film, compresi la musica e il rumore di sottofondo, peraltro non commentati dal conduttore, il cui parlato non rappresentava una critica o un commento del film tramesso in parte, ma riguardava temi sviluppati dall’attore soggettivamente ed a prescindere con la stretta attinenza alla trama del prodotto cinematografico, senza alcuna indicazione di una scaletta di programma tale da poter essere riprodotto in modo tale da mantenerne gli elementi caratteristici e distintivi.]

In tema di tutela del marchio, l’apprezzamento sulla confondibilità va compiuto dal giudice di merito accertando non soltanto l’identità o almeno la confondibilità dei due segni, ma anche l’identità e la confondibilità tra i prodotti, sulla base quanto meno della loro affinità; tali giudizi non possono essere considerati tra loro indipendenti, ma sono entrambi strumenti che consentono di accertare la cd. “confondibilità tra imprese”. [Nel caso concreto il giudice ritiene che l’apposizione di un mero punto tra le due parole che compongono il marchio del convenuto non appare idonea a distinguerla dal marchio dell’attore, tanto più ove si consideri che entrambi vengono utilizzati per la pubblicizzazione e commercializzazione di abbigliamento]

Un marchio forma oggetto di un "uso effettivo" allorché assolve alla sua funzione essenziale, che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o mantenere per essi uno sbocco, e, pertanto, richiede la prova che esso è oggetto di uno sfruttamento commerciale reale, avuto riguardo alle caratteristiche del mercato, alla natura di tali prodotti o servizi tutelati, l’estensione territoriale e quantitativa dell’uso, nonché la sua frequenza e regolarità.
Qualsiasi forma di utilizzazione del marchio in funzione distintiva è astrattamente idonea ad evitare la decadenza per non uso, purché da essa possa discendere un effetto economico rilevante sotto il profilo concorrenziale, non essendo sufficiente un uso solo sporadico o simbolico teso soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio che, privando i concorrenti della possibilità di usare tale segno, rischierebbe di ostacolare la concorrenza, limitando la circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi.
E' necessario, peraltro, ai fini del mantenimento dei diritti conferiti da un marchio per una determinata classe di prodotti o di servizi, che il marchio sia stato usato nel mercato dei prodotti o dei servizi di tale classe, in considerazione del numero dei marchi registrati e dei conflitti che possono tra essi insorgere.

In tema di concorrenza sleale, presupposto indefettibile dell’illecito è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, e quindi la comunanza di clientela, la quale non è data dalla identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall’insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che sono in grado di soddisfare quel bisogno. La sussistenza di tale requisito va verificata anche in una prospettiva potenziale, dovendosi esaminare se l'attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e quindi su quello merceologico, l'offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale.

Anche i nomi geografici possono formare oggetto di marchio registrato dal momento che il toponimo può assumere un significato originale e di fantasia mediante trasposizione dal piano del riferimento dei luoghi a quello della funzione individualizzante il prodotto e ciò soprattutto quando si tratta di piccole località ignote come tali alla generalità dei consumatori.

In relazione al marchio non registrato, cd. marchio di fatto, l’utilizzazione rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie e la sua assenza determina di per sé l’impossibilità di realizzare una delle condizioni indispensabili per la sua tutela, qualora a seguito dell’interruzione del suo uso e della conseguente perdita di notorietà, sia trascorso un lasso di tempo idoneo a far ritenere che il mercato abbia perso il ricordo del segno e della sua specifica provenienza imprenditoriale, incombendo a chi se ne afferma titolare l’onere di fornire la prova dell’uso, della sua estensione territoriale e della sua persistente notorietà, siccome elementi che attengono tutti alla fattispecie costitutiva del diritto.

La notorietà qualificata del marchio di fatto va riferita all’attualità ed alla sua capacità di svolgere concretamente la funzione distintiva che gli è propria; sicché essa non si può considerare esistente solo in virtù della notorietà e del pregio conseguite dal segno in passato se manca la prova della prosecuzione e dell’attualità della produzione.

Il soggetto che agisce in giudizio per ottenere la pronuncia di decadenza non deve dimostrare che il diritto non è stato mai utilizzato, ma solo l’esistenza di fatti storici che lascino presumere che tale utilizzo non sia mai avvenuto spettando poi al titolare del diritto dimostrare l’esistenza di eventuali fatti impeditivi della decadenza. Sono considerati rilevanti, ai fini della prova della decadenza di un marchio per non uso, le testimonianze di esperti del settore che attestino di non conoscere il marchio, listini o cataloghi da cui non risulti la presenza del prodotto caratterizzato dal marchio, rapporti investigativi o indagini demoscopiche che dimostrino la non conoscenza del marchio da parte dei consumatori.

Ai fini della valutazione della confondibilità tra marchi, per cui bisogna verificare se vi è stata appropriazione del nucleo centrale del messaggio individualizzante del marchio anteriore, si deve inizialmente identificare se il marchio è qualificabile come “forte” o “debole”.  Nel caso in cui il segno sia privo di aderenza concettuale o semantica con i prodotti e/o servizi designati, esso potrà essere connotato come marchio “forte”.

La valutazione del rischio di confusione tra marchi deve essere effettuata in modo globale e sintetico, considerando, in primo luogo, l’interdipendenza tra gli elementi costitutivi del marchio, quali quelli denominativi, grafici, simbolici, figurativi, fonetici. In secondo luogo, la capacità distintiva del segno incide sul rischio di confusione, il quale è tanto più elevato quanto più elevato è il carattere distintivo del segno anteriore.

Mentre l’art. 44 l.d.a considera coautori dell’opera cinematografica l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore della musica e il direttore artistico, il successivo art. 45 l.d.a stabilisce che l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica spetta al produttore (co. 1) e che si presume produttore colui che è indicato come tale sulla pellicola cinematografica (co. 2). Quest’ultima disposizione costituisce specifica declinazione, in materia di opere cinematografiche, della presunzione legale relativa prevista dall’art. 8 l.d.a. L'esclusiva riconosciuta dal diritto d'autore riguarda l'opera in quanto rappresentazione ed espressione di idee, sentimenti, conoscenze e realtà, ma non il contenuto o l'idea sottostante all'opera medesima. Di conseguenza, la protezione cade esclusivamente sulla forma rappresentata ed è solo a questa che deve farsi riferimento, non al contenuto o all'idea. Affinché l’opera contestata risulti plagiaria, è necessario che il suo autore si sia appropriato degli elementi creativi, ovvero del nucleo individualizzante dell’opera altrui, rappresentando in modo pedissequo quanto da altri precedentemente ideato ed espresso in una forma determinata e identificabile. Va esclusa, invece, la sussistenza del plagio nel caso in cui la nuova opera dell’ingegno, pur fondandosi sulla stessa idea ispiratrice, si differenzi negli elementi essenziali che ne caratterizzano la forma espressiva, evidenziando uno scarto semantico ed un diverso significato artistico rispetto a quello che aveva l'opera anteriore. In altri termini, il plagio sussiste quando la riproduzione illecita di un’opera da parte dell’altra sia “camuffata” o  “mascherata” mediante varianti solo apparenti, come tali scevre di apporto creativo, e dirette solo a nascondere la contraffazione, che lasciano intatto il nucleo creativo dell’opera altrui. Al contrario, non sussiste il plagio qualora le due opere, pur avendo in comune lo stesso spunto o motivo ispiratore, differiscano con riferimento agli ulteriori elementi essenziali e caratterizzanti.

Riguardo alle interviste, occorre distinguere il caso in cui la tutela autorale viene invocata dall’intervistatore o un suo avente causa, da quello in cui venga invocata dall’intervistato. In entrambi i casi, presupposto della protezione del diritto d’autore è che le domande poste dall’autore dell’intervista e/o le dichiarazioni rese dall’intervistato posseggano, come qualsiasi altra opera dell’ingegno, i caratteri di originalità e creatività, quest’ultima sia pure in misura minima. In genere, la qualifica di autore spetta di regola all’intervistatore, ove l’intervista stessa soddisfi i presupposti di creatività richiesti per l’accesso alla tutela propria del diritto d’autore, laddove cioè la sua impostazione e la sua conduzione comportino la capacità di sollecitare risposte tali da rivelare la personalità del l’intervistato al di là dei fatti specifici oggetto della narrazione. L’ipotesi che invece individui nella persona dell’intervistato l’effettivo autore dell’intervista - pure astrattamente possibile - dovrebbe applicarsi a situazioni in cui di fatto l’intervistatore si sia limitato a proporre domande semplici e banali, che costituiscano cioè solo la mera occasione per l’intervistato di spaziare in maniera del tutto autonoma ed imprevedibile su diversi temi al di là delle previsioni ed intenzioni dell’intervistatore stesso, integrando dunque di fatto le risposte così rese un testo sostanzialmente autonomo dalle sollecitazioni ricevute nel corso dell’intervista stessa e dunque del tutto preponderante nel contesto della stessa sul piano della rilevanza e creatività rispetto al contributo effettivo dell’intervistatore. Salvo casi eccezionali, la tutela autorale non comprende, dunque, anche il testo delle dichiarazioni rilasciate dai personaggi pubblici intervistati e i fatti narrati o le frasi pronunciate dalla persona intervistata non rappresentano il frutto di un’attività creativa dell’intervistatore tutelata dal diritto d’autore e possono essere, quindi, liberamente utilizzate da chiunque voglia rievocare quelle determinate vicende, dichiarazioni o espressioni verbali in successive opere dell’ingegno. La mancata menzione delle fonti dalle quali sono state tratte le frasi pronunciate  non pregiudica il diritto di riprodurle in opera audiovisiva di altri.

Se due opere audiovisive trattano le medesime vicende biografiche, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’asserito plagio parziale va applicato il principio secondo il quale, in relazione alla rappresentazione di fatti storici e/o biografici, qualora due opere a confronto hanno la stessa matrice storica e si riferiscono a fatti realmente avvenuti, la tutela autorale non attiene al contenuto, ma solo al modo in cui l’accadimento è trattato, ovvero il punto di vista scelto dall’autore e, quindi, la sola estrinsecazione, nella forma d’arte scelta per la rappresentazione dei fatti storici. Per i fatti storici vige il principio della libera rievocazione dei fatti storici, che non sono di per sé monopolizzabili, essendo la tutela del diritto d’autore limitata alle sole scelte formali attraverso le quali l’episodio reale è stato concretamente rappresentato nell’opera cinematografica, ovvero alle tecniche stilistiche e redazionali personali attraverso le quali l'autore dell’opera precedente ha veicolato i medesimi fatti storici o biografici.

Occorre distinguere fra il diritto di proprietà sul corpus mechanicum nel quale l'opera dell’ingegno è incorporata ed il diritto di utilizzazione economica (diritto di riproduzione, diritto di diffusione televisiva, ecc.), che spetta all'autore o ai suoi aventi causa; il contratto di trasferimento dei diritti di utilizzazione di un'opera dell'ingegno ha ad oggetto i diritti su questa e non anche il corpus mechanicum e cioè il supporto materiale nel quale l'opera è contenuta, che può costituire oggetto di un ordinario diritto di proprietà del tutto indipendente dai diritti di utilizzazione economica. Infatti la cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica regolati dalla legge sul diritto di autore (art. 109 della legge).

I segni distintivi di fatto possono articolarsi in maniera separata, sicché è astrattamente possibile che un imprenditore abbia preusato il segno per la ditta-denominazione sociale, senza aver fatto uso dello stesso come marchio, per contraddistinguere merci prodotte o servizi forniti, onde la necessità, in caso di affermazione del possesso di un marchio di fatto, che colui il quale chieda di affermare il conseguimento di un proprio diritto fornisca, al riguardo, una prova completa sia della ditta-denominazione sociale sia di quello del segno in funzione di marchio (e della conseguente notorietà di esso), atteso che l'uso di fatto di un segno in funzione di ditta/denominazione sociale non ne comporta l'automatica e meccanica estensione in funzione di marchio e viceversa. Il preuso di un marchio di fatto, comporta che il preutente abbia il diritto all'uso esclusivo del segno, ossia abbia il potere di avvalersene che è distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, la quale si pone su un piano diverso rispetto al diritto di preuso, sicché ben può una tale registrazione essere dichiarata nulla, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti. Ne consegue che, ove la registrazione decettiva sia dichiarata nulla, non per questo il preutente che aveva provveduto a formalizzarla perde il diritto di continuare a far uso del segno, specie laddove, per la cessata interferenza con i diritti registrati da altro titolare di uno o più marchi, sia venuto meno anche il conflitto.