Ai sensi dell’art. 121 c.p.i. l’onere di provare la contraffazione incombe sul titolare, con la precisazione che in caso di contraffazione di diritti non titolati l’attore dovrà dimostrarne i fatti costitutivi, e cioè l’esistenza e la validità
(presunte per i diritti titolati attraverso la registrazione) della privativa, dunque del marchio di fatto, attraverso la dimostrazione: dell’uso attuale; della notorietà conseguente, identificativa dei prodotti per cui si chiede tutela e correlata con la priorità dell’uso implicante la novità richiesta dall’art.12 c.p.i. necessaria anche per i marchi di fatto; della conseguente percepibilità del segno come riferibile ad una determinata realtà imprenditoriale da parte dei soggetti interessati; del compimento da parte del soggetto al quale si contesta la contraffazione di uno dei comportamenti enucleabili dall’art. 20 c.p.i.

L’art. 2564 c.c. nel disciplinare il concorso tra ditte uguali o simili che possano creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, impone di integrare o modificare la propria ditta a quello tra i due imprenditori commerciali che l'abbia iscritta nel registro delle imprese in epoca posteriore. Difatti, l’uso precedente del segno –quale marchio di fatto –da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla successiva registrazione del marchio (art. 12 C.P.I.), non costituendo anteriorità distruttiva. [Nel caso di specie, al fine di poter validamente rivendicare il diritto di preuso del patronimico, non è sufficiente dimostrare di essere discendenti di imprenditori che esercitavano la stessa attività, ma occorre dimostrare la continuità di impresa.]

Il rischio di confusione si fonda sulla valutazione di due elementi: il cd. giudizio di confondibilità dei segni identici o simili e la valutazione di identità/affinità dei prodotti o servizi a cui i segni si riferiscono. Inoltre, poiché l’intensità della tutela del marchio varia in funzione del maggiore o minore grado di capacità distintiva di cui esso è dotato, risulta di fondamentale importanza, ai fini della valutazione della somiglianza, stabilire se il marchio in questione abbia le caratteristiche di un marchio “debole” o di un marchio “forte”. In estrema sintesi, si definiscono “deboli” quei marchi che, pure essendo validi, sono espressivi, ovvero descrittivi del prodotto o del sevizio contraddistinto, delle sue qualità o delle sue funzioni; si definiscono, invece, “forti” quei marchi privi di qualsiasi nesso significativo con i prodotti o i servizi contraddistinti, in cui è maggiore la capacità distintiva o che abbiano comunque acquistato tale forza distintiva attraverso l’uso prolungato e continuato, l’ampia diffusione tra il pubblico e l’intensa pubblicizzazione. [ Nel caso di specie non è possibile affermare che le espressioni “già”, “ex voce di”, “ex”, riportate sui manifesti pubblicitari prodotti in giudizio siano confondibili con il marchio registrato e dunque idonee ad ingenerare confusione nel pubblico dei possibili fruitori degli spettacoli musicali, ai quali, osservando i predetti manifesti, risulta ben chiaro di trovarsi di fronte ad una performance del solo convenuto e non (anche) del gruppo musicale “I Cugini di Campagna”.]

Nel libero mercato è da ritenersi concorrenzialmente lecita, in assenza di prova contraria, l’attività di informazione e supporto tecnico da parte di ex dipendenti o consulenti a favore di soggetti che in precedenza erano in rapporti contrattuali con un unico gestore di servizi laddove tale attività non sia esercitata sulla base di informazioni o documentazione riservate illegittimamente ottenute.

I diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore (e al cessionario del medesimo) si estendono a qualsiasi forma e modo di utilizzazione, anche parziale, dell'opera, purché sia tale da consentire di coglierla nella sua individualità quale oggetto di elaborazione personale di carattere creativo da parte di un determinato autore.

In tema di concorrenza sleale, al fine di accertare l'esistenza della fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile, è necessario che la comparazione tra i medesimi avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore e tenendo, quindi, conto che, quanto minore è l'importanza merceologica di un prodotto, tanto più la scelta può essere determinata da percezioni di tipo immediato e sollecitazioni sensoriali, anziché da dati che richiedano un'attenzione riflessiva, e considerando altresì che il divieto di imitazione servile tutela l'interesse a che l'imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente. L'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 1, cod. civ. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, e cioè idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto; ne consegue che, in caso di utilizzo di confezioni identiche a quelle della impresa concorrente, sussiste l'illecito predetto se tale comportamento è idoneo ad indurre il consumatore in inganno sulla provenienza del prodotto. La sussistenza di una reale possibilità di confusione tra prodotti di imprese concorrenti va apprezzata dal punto di vista dei consumatori dei prodotti stessi che siano di media diligenza e intelligenza, ma anche con riferimento al tipo di clientela cui il rapporto è destinato [nel caso di specie, avente ad oggetto detergenti, il Tribunale ha ritenuto sussistente la concorrenza sleale in ragione delle dimensioni, colori e forma similari delle bottiglie impiegate per il confezionamento del prodotto, dell’identità di forma e colore dei tappi, della somiglianza delle indicazioni relative alle diverse profumazioni dei vari prodotti, nonché della somiglianza per forma e colorazione del logo riprodotto sulle etichette, il tutto dato anche conto del fatto che il pubblico di riferimento era rappresentato dal consumatore medio].

In tema di diritto di autore, il progetto architettonico preliminare che si connoti come opera dell'ingegno, in quanto frutto di creatività ed assistito da novità ed originalità, anche se successivamente trasfuso nel progetto definitivo, conserva il diritto ad essere tutelato quando venga utilizzato autonomamente, anche a fini meramente espositivi. La legge n. 633/1941 tutela all'art. 2, comma 1, n. 5, i disegni e le opere dell'architettura, così riconoscendo autonoma rilevanza sia alla fase progettuale (i disegni) che a quella esecutiva (le opere). [Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che, pur muovendo dalla medesima idea ispiratrice, i progetti delle parti in causa fossero dotati ciascuno di una propria individualità rappresentativa, e, per l’effetto, accertata l’assenza di plagio/contraffazione, ha rigettato le pretese di parte attrice].

Chi agisce a tutela di un marchio rinomato non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una violazione effettiva e attuale del suo marchio, dato che, laddove sia prevedibile che dall’uso che il titolare del marchio posteriore abbia fatto del proprio segno/marchio possa derivare una tale violazione, il titolare del marchio anteriore non deve essere obbligato ad attendere che questa si avveri per poter chiedere il divieto di detto uso. L’apprezzamento del giudice di merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, bensì in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza ed avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti , dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell’altro.

Con riferimento alla valutazione della notorietà di un marchio la Corte di Giustizia Ue ha affermato che il grado di conoscenza richiesto deve essere considerato raggiunto se il marchio è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti da detto marchio. Nell’esaminare tale condizione il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo. In merito al profilo territoriale, non si può esigere che la notorietà esista su “tutto” il territorio dello Stato membro, essendo sufficiente che essa esista in una parte sostanziale di esso.

Ai fini della tutela del diritto d’autore sulle opere fotografiche, la disciplina italiana contempla attualmente tre tipi di opere fotografiche, ciascuna delle quali gode di una diversa disciplina di tutela: 1) le  opere d'ingegno di cui all’art. 2 L.A.; 2) le fotografie semplici (immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale, che, pur essendo caratterizzate da un’attività personale del fotografo sono prive di carattere creativo); 3) le fotografie di “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”, prive di tutela ex art.87, 2° comma L.A.  La tutela riconosciuta alle fotografie semplici è più limitata rispetto a quella riconosciuta alle opere di cui al punto 1.  Ai fini della distinzione tra la prima e la seconda categoria di fotografie meritevoli di tutela, occorre verificare se sussista o meno un atto creativo, che sia espressione di un’attività intellettuale del fotografo preponderante rispetto alla tecnica materiale. La fotografia è creativa quando è capace di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l’apporto personale del fotografo e non si limiti a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali. Ai fini di tale classificazione il profilo artistico dell’opera deve quindi essere prevalente rispetto al profilo prettamente tecnico.   

In caso di adesione della controparte all’eccezione di incompetenza, il giudice può limitarsi ad indicare il Tribunale competente senza statuire sulle spese solo in caso di eccezione di incompetenza territoriale derogabile, dovendo al contrario provvedere sulle spese applicando il criterio della soccombenza in caso di eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, stante la natura decisoria dell’ordinanza che accoglie tale eccezione [nel caso di specie, avendo il convenuto aderito all’eccezione di incompetenza territoriale derogabile dell’attore, il Tribunale di Milano ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Bologna senza provvedere sulle spese].