In un contratto di concessione di vendita, lo stato di dipendenza economica che i distributori soffrono nei confronti dell’impresa fornitrice è riequilibrato dalla previsione di un termine di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso da parte di quest’ultima. Peraltro, la congruità del termine di preavviso deve essere ricondotta nell’ambito delle valutazioni proprie attinenti alla cessazione dei rapporti contrattuali a tempo indeterminato. Il settore della vendita di autoveicoli e pezzi di ricambio, sotto tale profilo, è stato oggetto di regolamentazione comunitaria: dapprima, i Regolamenti UE 1475/95 e 1400/02 hanno stabilito un termine di due anni, riducibile a uno nel caso di riorganizzazione dell’intera rete di distribuzione, o di parte sostanziale di essa, da parte del fornitore. In tempi più recenti, la mancata riproduzione di una simile previsione nel vigente Regolamento UE 461/10 sembra suggerire che un termine biennale di preavviso per il recesso, senza previsione di termini più contenuti in presenza di obiettive ragioni di mercato, non possa ritenersi pertinente alla necessità di un tempestivo recupero di efficienza da parte del fornitore, risultando tale intervallo di tempo oggettivamente inadatto per la sua eccessiva rigidità a tutelare le ragionevoli esigenze dell’impresa concedente in presenza di situazioni di obiettiva difficoltà, anche tenuto conto del necessario rispetto degli interessi dell’impresa concessionaria; sembra ragionevole, perciò, non vincolare le parti a termini precostituiti.

La produzione in giudizio della documentazione proveniente dalle Autorità Amministrative Indipendenti che hanno svolto approfondita istruttoria antitrust costituisce prova documentale idonea a dimostrare, secondo il paradigma generale di cui all’art. 2697 c.c., l’esistenza del cartello tra imprese. Poiché tale documentazione raccoglie gli esiti di un’esaustiva istruttoria amministrativa, avente carattere definitivo, essa assume valore intrinseco di fonte probatoria privilegiata dell’illecito antitrust (Nel caso di specie, si trattava del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005 e del provvedimento AGCM n. 14251 del 20 aprile 2005 che hanno accertato la presenza di clausole idonee a restringere la concorrenza, ai sensi dell’art. 2, co. 2, della legge n. 287/90 in seno allo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) con la circolare serie tecnica O, n. 20 del 17 giugno 1987).

Accertato che lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) con la circolare serie tecnica O, n. 20 del 17 giugno 1987 è stato adottato da tutti gli istituti di credito aderenti con effetti tali da pregiudicare la libera concorrenza degli operatori del settore, l'orientamento secondo il quale la trasposizione delle clausole in esso contenute nei contratti sottoscritti dai consumatori rende nullo l’intero negozio non appare del tutto convincente atteso che esso presume, in assenza peraltro di prova specifica sul punto, che i contraenti – e nello specifico l’istituto di credito – non avrebbero stipulato la fideiussione in assenza delle clausole ritenute oggetto di intesa anticoncorrenziale. Ma tale affermazione, a ben vedere, si traduce in una petizione di principio, senza che sia offerta sul punto una precisa dimostrazione ‘controfattuale’ della situazione di mercato, tale da dimostrare che la banca non avrebbe accettato la garanzia in assenza delle clausole concordate con ABI.

Accertato che lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) con la circolare serie tecnica O, n. 20 del 17 giugno 1987 è stato adottato da tutti gli istituti di credito aderenti con effetti tali da pregiudicare la libera concorrenza degli operatori del settore, tra gli opposti orientamenti giurisprudenziali emersi in riferimento alla questione se la trasposizione nei contratti sottoscritti dai consumatori delle clausole in esso contenute, le renda affette da nullità o, addirittura, renda nullo l’intero negozio, appare maggiormente convincente quello che, soffermandosi sulla natura abusiva dell’intesa e delle relative clausole che da essa sono derivate, trasla l’invalidità del patto anticoncorrenziale alle singole clausole che ne sono il prodotto e non già all’intero negozio, con conseguente accertamento della nullità delle sole clausole oggetto dell’intesa anticoncorrenziale e rigetto della domanda di nullità dell’intero rapporto fideiussorio.

Non può essere accolta la domanda di risoluzione del contratto di fideiussione fondata sul presupposto che la banca non avrebbe proposto le proprie istanze nel termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.. Ed invero, il termine previsto dall’art. 1957 c.c. costituisce ipotesi di decadenza e non già fattispecie risolutoria. Peraltro, la declaratoria di decadenza ha natura di accertamento, mentre la domanda di risoluzione ha natura costitutiva, sicché la riqualificazione della domanda risolutoria in domanda di accertamento dell’intervenuta decadenza, si risolverebbe in violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, stante l’impossibilità per il giudice di rilevare d’ufficio la decadenza ex art. 2969 c.c.. Il rigetto della domanda di risoluzione lascia impregiudicata la possibilità per la parte chiamata all’adempimento di sollevare tutte le eccezioni che derivano dall’applicazione dell’art. 1957 c.c. e che conseguono alla declaratoria di nullità parziale della clausola contrattuale specificatamente invocata da parte .

Il Codice della Proprietà Industriale assicura tutela alle “esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali” , attribuendo ad esse natura di diritto di proprietà industriale non titolato (artt. 1, 2.4, 98 e 99 c.p.i.); tale previsione non esaurisce però gli strumenti di tutela del segreto, essendo comunque sempre applicabile, in via sussidiaria, la disciplina in materia di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 n. 3 c.c., ricorrendone i presupposti. Lo stesso art. 99 c.p.i. nell’individuare il diritto del legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali a vietare ai terzi di acquisire, rivelare a terzi o utilizzare, in modo abusivo, le stesse, fa salva la disciplina della concorrenza sleale.

Nell'ambito del genus del segreto industriale si suole distinguere tra due species: quella del segreto tecnico e quella del segreto commerciale. Con la prima espressione si fa riferimento alle informazioni relative alle caratteristiche di un prodotto o di un processo industriale, suscettibili o meno di brevettazione, che, in quanto segrete, attribuiscono a chi le detiene un vantaggio concorrenziale; mentre, per segreto commerciale si indicano tutte quelle informazioni riservate concernenti l’organizzazione commerciale dell’impresa, i suoi rapporti con i fornitori e la clientela, le modalità di fissazione dei prezzi, ecc.

L’art. 98 c.p.i. riconosce tutela alle informazioni segrete, in primo luogo, a quelle notizie caratterizzate da segretezza nel senso che, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, non siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti o agli operatori del settore. Si tratta di informazioni che, singolarmente o nella loro combinazione, siano tali da non poter essere assunte dall’operatore del settore, in tempi e a costi ragionevoli. In secondo luogo, occorre che le informazioni segrete presentino un valore economico, non nel senso che possiedano un valore di mercato, ma nel senso che il loro utilizzo comporti, da parte di chi lo attua, un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato. In terzo luogo, occorre che le informazioni siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Si ritiene comunemente necessario che il titolare delle informazioni renda edotti i propri dipendenti e i propri collaboratori della natura delle informazioni e della necessità di mantenere il segreto sia come condizione contrattuale sia come informazione comunque diretta a collaboratori e dipendenti

Chi invoca l'art. 98 c.p.i. ha l’onere, trattandosi di diritto non titolato, di allegare e provare tutti i presupposti richiesti dalla norma ed inoltre di indicare e descrivere dettagliatamente le informazioni segrete per le quali si chiede tutela.

In difetto di un’allegazione specifica dei dati che sarebbero oggetto di secretazione, non costituisce informazione riservata il listino prezzi, atteso che la segretezza non può avere ad oggetto meramente i tipi di prodotti e i relativi prezzi

Non costituisce informazione riservata l’elenco clienti, che altro non sia che l’insieme dei dati identificativi degli stessi. E' opinione unanime in giurisprudenza infatti che sono informazioni riservate quelle che recano non solo i dati identificativi dei clienti, ma nel contempo le ulteriori indicazioni, utili non solo al loro reperimento, ma piuttosto e soprattutto a determinare il profilo qualificante, in modo che dalla sua lettura sia possibile ricavare conseguenze utili e necessarie per l’esercizio dell’attività aziendale senza necessità di acquisire ulteriori informazioni.

Non rientra nel novero delle informazioni riservate la corrispondenza via mail relativa alle trattative commerciali degli ex dipendenti, quando ancora dipendenti della società asseritamente stornata. Tali documenti non costituiscono informazioni segrete, mancando i presupposti di cui alle lettere a), b) e c) di cui all’art. 98 c.p.i..

Ai fini della tutelabilità come informazione segreta ai sensi dell'art. 98 e ss. c.p.i. di un modello per il calcolo dei listini prezzi in relazione alla tipologia di cliente occorre provare che tale sistema fosse soggetto a sistemi di secretazione idonei ad impedire la divulgazione di tali informazioni a terzi. Strumenti attraverso cui ottenere tale risultato sono ad esempio password che limitino l’accesso ai dati, ovvero circolari interne, protocolli, ordini di servizio, o qualunque altra informativa generale rivolta a tutti i dipendenti, che connoti la segretezza delle informazioni.

Vale ad escludere la tutelabilità di codici di sicurezza come informazioni segrete ai sensi dell'art. 98 e ss. c.p.i. il fatto che essi siano stati divulgati ai clienti al momento dell’installazione degli impianti. Ciò comporta, infatti, che gli stessi non fossero più, una volta divulgati, nella disponibilità esclusiva della società che ne invoca la tutela e come tale si esclude la loro natura segreta.

L'art. 8 comma 2 D.M. 37/2008 considera proprietario dell’impianto d'allarme colui che ne commissiona l’installazione e quindi che lo ha acquistato. Se ne desume che la società installatrice non è legittimata a chiedere la tutela degli stessi codici in quanto non ne è il “legittimo detentore” (presupposto indefettibile richiesto dall’art. 98, comma 1 CPI). È pertanto destituita di fondamento la deduzione in ordine al fatto che la società installatrice goda di un diritto di proprietà su tali codici, e gli interventi di manutenzione/disinstallazione effettuati da società terze non hanno determinato nessuna sottrazione illegittima dei codici di accesso per potervi intervenire.

La produzione in giudizio dell’organigramma aziendale non costituisce divulgazione di un’informazione riservata, trattandosi di un mero estratto del documento nella disponibilità degli ex dipendenti.

L'acquisizione di nuova clientela, anche attraverso iniziative interessanti quella altrui, ove attuata con modalità e mezzi conformi a canoni di correttezza e lealtà professionale, rientra nel normale e legittimo svolgimento della libera attività concorrenziale.

In tema di atti di concorrenza sleale, per il perfezionamento dell'illecito è richiesta la prova dell'utilizzo di mezzi non conformi al principio di correttezza professionale e, segnatamente, per quella dell'ex dipendente, la concorrenza deve essere attuata con modalità illecite, come, ad esempio, il boicottaggio. Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un'autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell'attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro. In particolare, in costanza di rapporto di lavoro, il dipendente è tenuto ad osservare l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c. Terminato il rapporto di lavoro, l'ex dipendente, ove non abbia sottoscritto un (valido) patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c., può ben continuare ad esplicare, per conto proprio o di terzi, la propria attività, utilizzando le cognizioni e le esperienze acquisite nel precedente rapporto di lavoro.

Non costituisce concorrenza sleale lo sfruttamento da parte dell'ex dipendente passato alle dipendenze di un'impresa concorrente, delle conoscenze tecniche, delle esperienze e financo delle informazioni relative alla politica commerciale dell'impresa dalla quale egli proviene, a condizione che non si tratti di informazioni segrete o riservate, e che, in ogni caso, non emerga una sistematica attività di distrazione della clientela e imitazione delle iniziative imprenditoriali della medesima (Nel caso di specie, nell'escludere che vi fosse prova dell'impiego di sistemi o modalità illegittime nell'approccio con la clientela altrui e, soprattutto, del concreto utilizzo da parte degli ex dipendenti e degli ex agenti di quelle notizie e di quelle informazioni aziendali riservate, anziché del rispettivo patrimonio di conoscenze ed esperienze, maturato, legittimamente, durante i rapporti negoziali inter partes, il Giudice ha valorizzato la cronologia degli eventi ed in particolare il fatto che le dimissioni degli ex dipendenti e la costituzione della società concorrente fossero successive alle disdette, nonché la circostanza  che fosse la stessa cliente asseritamente sviata a contattare la società asseritamente stornante, e questo sulla base di fiducia che si era instaurata nel corso degli anni con l'ex dipendente).

Non può essere contestato alla società asseritamente stornante di aver concluso contratti di manutenzione con ex clienti della società attrice, atteso che rientra nelle regole di concorrenza (lecita) anche l’attività del neo imprenditore, ex dipendente, che per lanciarsi sul mercato offre prodotti e servizi diversi e aggiuntivi rispetto a quelli offerti dal concorrente.

La concorrenza parassitaria ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c., consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo e riguarda comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale. Ai fini probatori debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale.

Gli artt. 2569 c.c. e 20 c.p.i. attribuiscono al titolare del marchio di impresa registrato la facoltà di fare uso esclusivo del marchio ed il diritto di vietare a terzi – fermo restando il diritto di chi abbia dimostrato un preuso avente portata locale di continuare in tale preuso, nell’ambito di una sorta di “duopolio” – di usare un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità tra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

I marchi di cui costituiscono il cuore il nome comune dell'ingrediente principale usato per la preparazione dei prodotti seguito dal suffisso "osa", non può ritenersi abbiano mera valenza descrittiva degli stessi. L’uso del suffisso “osa” evocativo del concetto di “golosità” e dunque della gradevolezza al gusto dei prodotti così denominati consente infatti di attribuire ai lemmi in questione una efficacia individualizzante sufficiente a rendere i marchi di cui costituiscono il cuore meritevoli di tutela (Il nucleo essenziale dei marchi per cui è causa è costituito dalle parole PISTACCHIOSA e MANDORLOSA per prodotti di pasticceria).

Considerata l’appartenenza dei prodotti contraddistinti dai marchi per cui è causa alla medesima categoria merceologica – l’identità fonetica del cuore dei marchi utilizzati dalle due società rende irrilevanti le differenze grafiche apportate, restando ininfluente il fatto che i marchi in questione siano annoverabili tra i marchi deboli in ragione dell’aderenza concettuale agli ingredienti base dei prodotti dagli stessi contraddistinti.

Il fatto che i prodotti abbiano una destinazione differente non è sufficiente a escludere il rischio di confusione atteso che il pubblico al quale sono destinati è costituito, in buona parte, da categorie di soggetti  che si sovrappongono ove si consideri che le due attività vengono spesso svolte contestualmente dagli stessi imprenditori (nella specie, i prodotti in questione erano destinati ad utilizzi diversi e tra loro infungibili, ovvero, da un lato, ai consumatori finali e ai laboratori di pasticceria, dall'altro, ai gelatai).

Se i marchi per cui è causa sono stati utilizzati nell’ultimo quinquennio per contraddistinguere prodotti diversi ma affini a quelli per i quali è stata effettuata la registrazione, non ricorre la causa di decadenza parziale per non uso rispetto a questi ultimi, atteso che si tratta di prodotti che rientrano nella medesima categoria merceologica, sicché sussiste l’uso effettivo nel settore.

L'utilizzo di prestazioni dell'artista da parte di un terzo non può considerarsi accettazione di una proposta contrattuale formulata dalla società cessionaria dei diritti di immagine, laddove non possa considerarsi un comportamento non univoco ma apparendo lo stesso, al contrario, collegato all'esecuzione di accordi intercorsi tra l'artista.

La competenza del Tribunale delle Imprese sussiste anche nel caso di controversia inerente l'esercizio dei diritti d'autore sotto il profilo patrimoniale.

Non potendo il giudice arrogarsi il compito di stabilire l'esistenza o meno in una determinata opera di un valore artistico – occorre rilevare nella maniera più oggettiva possibile la percezione che di una determinata opera del design possa essersi consolidata nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato, estranei cioè ai soggetti più immediatamente coinvolti nella produzione e commercializzazione per un verso e nell'acquisto di un bene economico dall'altro. In tale prospettiva può darsi rilievo - al fine di riconoscere una positiva significatività della qualità artistica di un'opera del design - al diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali abbiano espresso in favore dell'appartenenza di essa ad un ambito di espressività che trae fondamento e che costituisce espressione di tendenze ed influenze di movimenti artistici o comunque della capacità dell’autore di interpretare lo spirito dell’epoca, anche al di là delle sue intenzioni e della sua stessa consapevolezza, posto che l'opera a contenuto artistico assume valore di per sé e per effetto delle capacità rappresentative e comunicative che essa possiede e che ad essa vengono riconosciute da un ambito di soggetti più ampio del solo consumatore di quello specifico oggetto. In tale contesto il giudice dunque non attribuisce all’opera del design un “valore artistico” ex post in quanto acquisito a distanza di tempo, bensì ne valuta la sussistenza con un procedimento che in qualche modo richiede un apprezzamento che contestualizzi l'opera nel momento storico e culturale in cui è stata creata, di cui assurge in qualche modo a valore iconico, che può richiedere (come per tutti i fenomeni artistici) una qualche sedimentazione critica e culturale (l’applicazione di tali criteri ha determinato il Tribunale a riconoscere nel modelli dei Moon Boots la qualità di opera del design industriale ai sensi del n. 10 del comma 1 dell’art. 2 l.d.a., evidenziando a tale fine tutti gli elementi e le circostanze che testimoniavano già all’epoca la considerazione che tale prodotto e le sue peculiari forme avevano assunto da parte di ambienti culturali ed artistici nonché del mondo del design).

La sostanziale identità delle forme non risulta in alcun modo compromessa dal fatto che i prodotti contestati presentino una colorazione particolare o marchi differenti.

In tema di diritto d'autore, l'elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione, in quanto mentre quest'ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per un'elaborazione dell'opera originale con un riconoscibile apporto creativo. Ciò che rileva, pertanto, non è la possibilità di confusione tra due opere, alla stregua del giudizio d'impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell'impresa, ma la riproduzione illecita di un'opera da parte dell'altra, ancorché camuffata in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile l'opera originaria

La fattispecie di plagio di un'opera altrui non è data soltanto dal "plagio semplice o mero plagio" o dalla "contraffazione" dell'opera tutelata, ma anche dal cosiddetto "plagio evolutivo", il quale costituisce un'ipotesi più complessa di tale fenomeno, in quanto integra una distinzione solo formale delle opere comparate, sicché la nuova, per quanto non sia pedissequamente imitativa o riproduttiva dell'originaria, in conseguenza del tratto sostanzialmente rielaborativo dell'intervento su di essa eseguito, si traduce non già in un'opera originale ed individuale, per quanto ispirata da quella preesistente, ma nell'abusiva, e non autorizzata, rielaborazione di quest'ultima, compiuta in violazione degli artt. 4 e 18 l.a. (nel caso di specie, ha ritenuto il Collegio che l'uso del glitter sia del tutto inessenziale a conferire l’autonomia ed originalità creativa necessaria per conferire al modello “glitterato” dignità di opera autonoma).

La ripresa pedissequa dei medesimi modelli per i quali era operativo l’impegno di astensione assunto in occasione di previo accordo transattivo consente di individuare la specifica violazione degli impegni medesimi, non aggirabili mediante la mera attribuzione ai modelli da ultimo contestati di un codice identificativo diverso da quelli indicati nell'accordo stesso anche in considerazione degli obblighi di buona fede connaturati all’ambito contrattuale di riferimento.

L’obbligo di non contestazione della tutela autorale spettante all'opera dell'ingegno assunto dalle parti contrattualmente è del tutto legittimo, risultando detta rinuncia pertinente a diritti disponibili delle parti.

Per dichiarare anche la sussistenza dell’ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. a titolo di concorrenza sleale dipendente dalla violazione di diritti di proprietà intellettuale occorre che sussistano spazi di effettiva autonomia rispetto alle condotte di plagio/contraffazione che ne consentono un’autonoma individuazione. Diversamente essa deve ritenersi assorbita.

Ogni soggetto che abbia partecipato alla filiera produttiva e distributiva del prodotto contraffatto deve risponderne in via solidale con gli altri appartenenti a tale filiera, avendo essi posto in essere un contributo causale comunque rilevante ai fini della consumazione dell’illecito (nel caso di specie - e fatte salve le domande di manleva interne svolte dalle convenute tra loro – sono state ritenute responsabili in concorso tra loro la società gerente il sito e-commerce e le attività di promozione, commercializzazione e logistica afferenti alla vendita dei prodotti in contraffazione; la società produttrice dei prodotti contestati e licenziataria del marchio su di essi apposti; la società licenziante dei marchi stessi e corresponsabile dell’ideazione, scelta ed approvazione dei prodotti contestati; la società venditrice dei prodotti)

L’esaurimento del diritto di distribuzione non si verifica ove il primo atto di trasferimento dell’opera originale o di sue copie sia avvenuto senza il consenso del titolare del diritto.

Quanto alla sussistenza di un pregiudizio in danno del titolare dell’opera oggetto di plagio/contraffazione, l’esistenza in sé di tale pregiudizio è connessa alla natura assoluta dei diritti spettanti all’autore ed ai suoi aventi causa sul piano delle facoltà di utilizzazione economica di essa.

Se è vero che il criterio della reversione degli utili non è stato esteso dal legislatore alla disciplina del diritto d’autore nei termini in cui esso è stato trasfuso nel terzo comma dell’art. 125 c.p.i., tuttavia il secondo comma dell’art. 158 l.d.a. prevede espressamente che il lucro cessante deve essere valutato dal giudice anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione dei diritti. Tale parametro, fondato sul beneficio tratto dall'attività vietata, nell'apprezzamento delle circostanze del caso concreto assurge infatti ad utile criterio di riferimento del lucro cessante, segnatamente quando il danno sia correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo.

Per la natura contrattuale dell’arbitrato irrituale, l’eccezione di compromesso non dà luogo a una questione di competenza bensì di proponibilità della domanda, risultando la relativa eccezione di natura sostanziale, attinente al merito. Anche in esito alla novella del 2006, che ha inserito e disciplinato l’istituto dell’arbitrato irrituale all’interno del codice di rito all’art. 808 ter c.p.c., l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ritiene che la clausola di arbitrato irrituale non comporti l’incompetenza del giudice ordinario a conoscere della domanda, ma soltanto, qualora la controparte sollevi ritualmente la relativa eccezione, l'improponibilità della medesima.

In giurisprudenza è diffuso il riferimento al c.d. prezzo del consenso in relazione al corrispettivo che potrebbe essere richiesto dal titolare del diritto per l’utilizzazione dell’opera (cfr. C. Appello Milano 7.6.2012, C. Appello Milano 24.11.2010, Tribunale Roma 22.4.2008, Tribunale Milano 8.7.2009). Sulla base di tale principio, alla luce della domanda di risarcimento del danno in via forfettaria formulata dalla parte attrice, è equo determinare l’importo dovuto a titolo di risarcimento in misura pari all’importo in precedenza percepito dallo stesso autore per la cessione dei propri diritti alla convenuta, oltre rivalutazione e interessi.

Non risulta doverosa l’applicazione di una maggiorazione alla royalty ricavabile dall’analisi di mercato, per il fatto che il contraffattore non assume gli stessi costi e rischi di un legittimo licenziatario. Non vi sono, infatti, nel nostro ordinamento, specifici riferimenti normativi da cui dedurre la doverosità della maggiorazione della royalty media di settore, considerato che l’art. 125, comma 2, CPI, cui è raffrontabile l’art. 158 L. 633/41, si limita a dettare una regola di semplificazione della valutazione equitativa per le ipotesi in cui sia difficile determinare l’importo effettivo del danno.

(Nel caso di specie l’attrice, l’erede universale del regista di un’opera teatrale, ha chiesto che l’entità del danno venisse determinata in via equitativa alla luce dell’intervenuta perdita di chance in relazione all’importo che avrebbe potuto percepire se la convenuta non avesse violato i propri obblighi contrattuali).

La limitazione del brevetto è opponibile ai terzi ex tunc (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto sia ammissibile che dotata di sufficiente altezza inventiva una limitazione di brevetto operata dall’attrice ai sensi dell’art. 79 c.p.i., cosa che, previo rigetto della riconvenzionale di accertamento della nullità formulata dalla convenuta ed accoglimento della domanda attorea di accertamento della contraffazione, ha permesso al Collegio di riconoscere un risarcimento commisurato all’intero periodo di durata della contraffazione).

Il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale" segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa e non può essere utilizzato laddove il danneggiato abbia offerto validi e ragionevoli criteri per procedere alla liquidazione del lucro cessante o ad una valutazione comunque equitativa più consistente.

La retroversione degli utili è diretta, più che a reintegrare il patrimonio leso del titolare della privativa, ad evitare l’arricchimento senza causa lecita del contraffattore, esprimendo principalmente una funzione di deterrenza della contraffazione (sia pure coordinata con il risarcimento del lucro cessante, del quale costituisce una alternativa); pertanto, il contraffattore va condannato alla retroversione degli utili anche laddove non siano stati forniti elementi atti a individuare un mancato guadagno del titolare della privativa in conseguenza della condotta contraffattiva, purché, però, l’arricchimento sia collegato causalmente con la violazione della privativa.

Ai fini della risoluzione per inadempimento è necessario valutare che esso non abbia scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte (art. 1455 c.c.).

In un contratto di licenza d’uso di marchio, le allegazioni relative alla convenienza dell’affare sono inidonee a integrare un inadempimento rilevante, per cui non si può procedere con la risoluzione quando l’iniziativa commerciale non ha avuto successo, non essendosi realizzata l’attrazione della clientela che ci si aspettava dall’utilizzo del marchio, o a causa dell’insufficienza dei volumi di vendita, che rende l’attività commerciale non più sostenibile.

In secondo luogo, non è possibile procedere con la risoluzione allegando a giustificazione un solo episodio comprovante l’inadempimento, senza avere riguardo al complesso delle circostanze e del contesto in cui ha avuto esecuzione il contratto. Qualora dalla corrispondenza tra le parti emerga un clima di positività, in cui sono comunemente tollerati reciproci inadempimenti in vista del mantenimento dell’accordo e della conclusione di una futura collaborazione commerciale, l’inadempimento dell’attrice relativo al rimborso di una quota dell’affitto “ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra”, soprattutto se tale questione è stata trattata solo marginalmente.

In tale contesto, l’esercizio improvviso del diritto di recesso e dunque la cessazione inaspettata del rapporto non risultano rispettose del canone di buona fede, che impone “a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge” (Cass. 20106/2009).

La riassegnazione del nome a dominio è suscettibile di acquistare una definitiva efficacia regolatoria solo se accettata da entrambe le parti; pertanto il giudizio ordinario instaurato a seguito della decisione adottata nel procedimento di riassegnazione non ne costituisce un riesame.

La titolarità del marchio (non rinomato) non importa automaticamente, in favore del suo titolare, la riserva della registrazione del corrispondente nome a dominio, che sarebbe comunque preclusa dal principio di relatività del marchio. Dunque per i marchi non rinomati la prevalenza sul nome a dominio successivo richiede il rischio di confusione fra i prodotti o servizi, che a sua volta presuppone lo svolgimento da parte dei rispettivi titolari di attività di impresa identiche o affini.

In mancanza di notorietà e distintività del marchio costituito da una parola in lingua inglese, il cui significato sia immediatamente percepibile, la registrazione del corrispondente nome a dominio da parte del terzo, anche considerando che l’inglese è il linguaggio universale della rete internet, non costituisce ipotesi di registrazione in mala fede.

Il principio normativo identificato dall'espressione "Bolar Clause" scaturisce dalla nota vicenda giudiziaria tra Bolar Pharmaceutical Co. e Roche e dalle istanze di normazione che da tale causa emersero. Tali istanze hanno portato, sul piano europeo, all'adozione della direttiva n. 2001/83/CE poi modificata dalla direttiva 2004/27/CE.

Essa è stata recepita nell'ordinamento italiano all'articolo 68, comma 1, lett. b) del Codice di Proprietà Industriale che prevede che "La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: [...] b) agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti prativi ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie".

Reputa il Tribunale che la ratio sottesa alla clausola Bolar sia certamente quella di agevolare il tempestivo ingresso sul mercato dei farmaci generici one non prolungare "di fatto" la durata della privativa, dal momento he consente di compiere tutte le attività amministrative e di sperimentazione prodromiche all'ottenimento di un'AIC pur in costanza del brevetto di riferimento.

Si tratta dunque di tener conto del fatto che il legislatore comunitario (e quello italiano di conseguenza) ha dovuto realizzare un contemperamento tra contrapposti interessi che fanno capo a titolari di diritti soggettivi di pari dignità: quello del titolare della proprietà industriale che ha un diritto di esclusiva; quello delle imprese che, alla scadenza della privativa, hanno diritto alla piena ed immediata ri-espansione della libertà di iniziativa economica intendendo concorrere sul mercato con il titolare della stessa.

Come è reso evidente dal titolo dell'art. 68 c.p.i., la Bolar clause introduce dei limiti al diritto di esclusiva che la titolarità del brevetto attribuisce, giustificati da distinte esigenze meritevoli di prevalente tutela; limiti che costituiscono, quindi, eccezioni rispetto alla regola della pienezza della privativa brevettuale, la quale, in difetto della disposizioni normativa in commento, imporrebbe di qualificare come contraffazione le condotte ivi previste.

Quale norma che introduce eccezioni, l'art. 68 c.p.i. è norma di stretta interpretazione (come si ricava dall'art. 14 preleggi), principio ermeneutico che, tuttavia, non si contrappone all'interpretazione "estensiva", bensì a quella "analogica" e che non impedisce, quindi, un'interpretazione che consenta di ricavare dalla disposizione il contenuto normativo genuino che è in essa presente, "attraverso il significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e l'intenzione del legislatore"