Titolarità del marchio di fatto del preponente e registrazione in mala fede da parte dell’agente

La titolarità originaria di un marchio di fatto spetta all’impresa che abbia commissionato a un terzo l’elaborazione creativa del segno e dell’apparato pubblicitario, ne abbia sostenuto i costi e ne abbia curato il lancio sul mercato, anche quando il suo titolare non abbia fornito alcun apporto creativo personale; la collaborazione dell’agente nell’individuazione dei fornitori, nella definizione dei listini e nell’organizzazione della rete di vendita rientra nell’attività di agenzia e non gli attribuisce la titolarità del segno, specie quando il contratto riservi al preponente la proprietà esclusiva dei marchi e gli consenta di introdurre nuovi prodotti.

È illegittimo ai sensi degli artt. 19, secondo comma, e 22 c.p.i. l’uso da parte dell’agente, e della società con cui questi abbia poi collaborato, di un segno identico al marchio di fatto già usato dal preponente, ed è in mala fede la domanda di registrazione del marchio presentata dall’agente consapevole dell’appartenenza del segno al preponente. La confusione e lo sviamento della clientela, difficilmente riparabili con il risarcimento, integrano il periculum e giustificano l’inibitoria anche inaudita altera parte, con pubblicazione del dispositivo sul sito e sui canali social dei resistenti.