È lecito l’uso del marchio altrui in funzione meramente descrittiva, per rendere noto al consumatore che il proprio prodotto ha una destinazione strumentale o collegata al prodotto contrassegnato, solo quando siano conciliati l’interesse del terzo a rendere nota tale destinazione e l’interesse del titolare alla distinzione del prodotto registrato, e dunque nei limiti in cui l’uso non ingeneri dubbi sul fatto che il prodotto non è originale. Viola invece il marchio, e i principi della correttezza professionale, il venditore di cartucce compatibili che utilizzi il marchio del produttore di stampanti nelle sue componenti grafica e cromatica accanto alla descrizione dei prodotti o in espressioni pubblicitarie tali da indurre il consumatore in errore sulla loro provenienza.
La tutela rafforzata del marchio che gode di rinomanza, riconosciuta in base alla quota di mercato, all’intensità, all’ambito geografico e alla durata dell’uso e agli investimenti promozionali, prescinde dall’accertamento del rischio di confusione, essendo sufficiente che l’uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi a essi pregiudizio.
La contraffazione del brevetto e del marchio può integrare anche la concorrenza sleale ex art. 2598, nn. 1 e 3, c.c., ma non automaticamente, occorrendo che il titolare deduca e provi una condotta di concorrenza sleale; l’art. 2598, n. 1, c.c. viene in rilievo per gli atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività del concorrente, e non quando si deduca soltanto la possibile confusione tra i segni distintivi, che trova tutela nella disciplina dei marchi.