Nullità per difetto di capacità distintiva del marchio descrittivo di un servizio turistico, eccepita in sede cautelare

La titolarità di un titolo di proprietà industriale valido costituisce uno dei presupposti del fumus boni iuris, sicché l’eccezione di nullità del marchio è suscettibile di esame anche in fase cautelare, con effetti limitati alla concessione o al diniego della tutela.

Il grado di capacità distintiva del marchio si colloca su una curva progressiva che dipende dal distacco concettuale fra il segno e il prodotto o servizio, e ai fini della nullità è decisivo, più che l’intrinseca descrittività del segno, l’esistenza di un uso meramente descrittivo dell’espressione documentato sin da epoca anteriore alla registrazione, come nel caso di un’espressione in lingua straniera, comprensibile dal pubblico di riferimento, che designa il servizio di trasporto turistico offerto da più operatori. Spetta al titolare allegare in termini concreti e provare l’acquisizione del secondary meaning, e l’uso del segno sugli automezzi esclusivamente in associazione al marchio principale dell’impresa ne conferma la funzione meramente descrittiva.

Il diritto sul marchio di fatto si acquista con l’uso qualificato dalla notorietà, cioè dalla diffusa percezione presso il pubblico della natura distintiva del segno, e chi se ne afferma titolare è onerato di provare sia l’uso effettivo sia la sua notorietà qualificata.