Conversione del brevetto nullo in modello di utilità e rilevanza della limitazione del brevetto

La valutazione dei requisiti per la conversione del brevetto per invenzione nullo in brevetto per modello di utilità, ai sensi dell’art. 76, terzo comma, c.p.i., va condotta sul brevetto come risultante dalla limitazione richiesta dal titolare e non sul testo originario, perché con la limitazione il titolare rinuncia definitivamente alla tutela delle rivendicazioni escluse e la conversione non può servire a far rivivere retroattivamente l’ambito di protezione originario, in violazione dell’affidamento dei terzi; la volontà ipotetica del richiedente rilevante per la conversione è quella espressa con la domanda di limitazione. L’effetto retroattivo della limitazione vale a sanare le violazioni commesse in precedenza per le rivendicazioni rinunciate o emendate, ma non può essere invocato per estendere retroattivamente l’ambito di tutela.

Il modello di utilità deve possedere, in forza del rinvio dell’art. 86, primo comma, c.p.i. alle norme sui requisiti dei brevetti, non soltanto la novità ma anche un’attività inventiva non rinvenibile nelle comuni competenze del tecnico del settore; non può essere convertito in modello di utilità il trovato che costituisca una nuova soluzione, pur priva di originalità, del problema tecnico, e non una forma nuova che conferisca a un prodotto esistente una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego.

La domanda di conversione del brevetto nullo può essere proposta in ogni stato e grado ai sensi dell’art. 76, terzo comma, c.p.i., in deroga alle preclusioni processuali del giudizio di primo grado e di quello di appello.