Cessione di marchio, efficacia traslativa del contratto e trascrizione ai soli fini dell’opponibilità

Il trasferimento del marchio registrato si perfeziona con il solo contratto di cessione, mentre la trascrizione della cessione e la conseguente voltura della titolarità costituiscono forme di pubblicità necessarie ai soli fini dell’opponibilità ai terzi, che possono essere curate tanto dal cedente quanto dal cessionario, sicché la mancata trascrizione non esclude l’avvenuto trasferimento né l’esigibilità del prezzo pattuito [cessione di marchio sottoposta alla condizione sospensiva della definizione di una controversia con un terzo che utilizzava il corrispondente nome a dominio; decreto ingiuntivo per il prezzo di € 50.000].

La clausola con cui il cedente di un marchio si impegna a collaborare con il cessionario per la trascrizione della cessione non pone a suo carico l’obbligo di curare la trascrizione, ma soltanto quello di prestare la collaborazione eventualmente necessaria o richiesta, e la mancata trascrizione non è imputabile al cedente quando il cessionario non deduce di aver avuto bisogno di tale collaborazione né di aver incontrato difficoltà nell’eseguirla.

Nella cessione di marchio sottoposta alla condizione sospensiva della definizione con esito positivo di una controversia con un terzo che utilizzava il corrispondente nome a dominio, quando il contratto esprime l’interesse del cessionario all’utilizzo su internet di quel nome a dominio, la condizione si avvera con l’ottenimento da parte del cessionario dell’utilizzo indisturbato del nome a dominio, anche per effetto della sua cessione da parte del terzo, e da quel momento il prezzo pattuito è esigibile.

Le domande di rinnovo del marchio depositate dal cedente a proprio nome dopo la cessione non dimostrano il mancato trasferimento del marchio, perché il cedente che non ha ricevuto il prezzo ha comunque interesse a rinnovarlo per evitarne la decadenza.

Il richiamo della denominazione che costituisce il marchio nel nome a dominio di un sito web utilizzato dal cessionario integra un uso del marchio idoneo a escluderne la decadenza per non uso ai sensi dell’art. 24 c.p.i.

A seguito della modifica dell’art. 345, comma 3, c.p.c. non è consentita la produzione in appello di nuovi documenti neppure quando siano indispensabili ai fini della decisione, e non rileva in senso contrario l’art. 437, comma 2, c.p.c., che riguarda le sole controversie di lavoro.