Contraffazione di marchio debole mediante riproduzione dell’elemento dominante con aggiunte descrittive
È debole il marchio il cui elemento denominativo dominante sia costituito da un termine di uso comune, evocativo di un concetto non estraneo all’attività contraddistinta, accompagnato da espressioni meramente descrittive e da una componente grafica con funzione soltanto ornamentale o di contorno. Anche in tal caso, l’aggiunta di espressioni descrittive dell’attività e un diverso carattere grafico non bastano a escludere l’effetto confusorio quando il segno successivo riproduca la parola che costituisce il cuore del marchio anteriore, preponderante per dimensioni e centralità, e sia usato per servizi dello stesso settore nel medesimo ambito territoriale, perché il consumatore medio tende a memorizzare la denominazione che caratterizza l’esercizio, senza soffermarsi sugli elementi grafici e descrittivi.
L’uso, da parte di un’impresa operante nel medesimo settore e nello stesso ambito territoriale, di un segno distintivo idoneo a creare confusione con quelli utilizzati da un concorrente per contraddistinguere la propria attività integra concorrenza sleale confusoria ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c.
In materia di proprietà industriale, il periculum in mora consiste in ogni rischio di pregiudizio, anche meramente patrimoniale, suscettibile di aumento o non agevolmente quantificabile, quale la possibilità per l’autore della violazione di trarre un indebito vantaggio pubblicitario o uno sviamento di clientela difficilmente quantificabile.
In applicazione del principio di proporzionalità, l’uso di un segno confusorio [come insegna di un esercizio commerciale] giustifica l’inibitoria, la rimozione del segno dall’insegna, dai siti web, dai social network e dai tag o metatag, e la fissazione di una penale. Il sequestro giudiziario dei prodotti e della documentazione contabile non è invece necessario quando la violazione consista nell’uso di un segno confusorio, senza contraffazione di prodotti, e i proventi dell’attività non siano connessi unicamente all’uso del segno; la pubblicazione del provvedimento, misura prevalentemente sanzionatoria, va negata quando non sia necessaria a tutelare le esigenze cautelari.
Ai fini della valutazione della capacità distintiva dei segni occorre fare riferimento alla capacità percettiva della categoria di soggetti cui i prodotti o i servizi sono destinati, rapportata a quella di un destinatario mediamente intelligente, accorto e informato sui prodotti del genere merceologico di appartenenza. Il rischio di confusione va valutato globalmente, sulla base dell’impressione complessiva prodotta dai segni e tenendo conto dei loro elementi distintivi e dominanti, poiché il consumatore medio percepisce il marchio nel suo insieme senza esaminarne i dettagli.
L’affinità tra prodotti, rilevante ai fini del giudizio di confondibilità tra marchi, postula che i beni siano ricercati e acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche o strettamente correlate, tali da indurre il consumatore a ritenere che provengano dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dall’eventuale uniformità dei canali di commercializzazione; l’identità delle esigenze che spingono all’acquisto non può essere ancorata a criteri eccessivamente generici.
