Importazione parallela di prodotti originali destinati a mercati extracomunitari e lesione dell’esclusiva sul marchio
L’introduzione nel territorio dell’Unione europea e la commercializzazione, senza il consenso del titolare del marchio, di prodotti originali contrassegnati dal marchio e destinati a mercati extracomunitari non beneficiano dell’esaurimento previsto dall’art. 5 c.p.i. e ledono il diritto di esclusiva riconosciuto al titolare dall’art. 20, comma 2, c.p.i. La condotta è illecita anche se non integra stricto sensu una contraffazione, perché i prodotti non divergono per essenza e provenienza da quelli commercializzati nell’Unione e non sussiste quindi un rischio di confusione o di associazione.
L’importazione parallela extracomunitaria non consentita dal titolare del marchio, seguita dalla commercializzazione dei prodotti così importati, integra anche la concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., quale atto contrario ai principi di correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’azienda del titolare, in particolare quando i prodotti sono privi di caratteristiche prescritte dalla legislazione eurounitaria, quali la marcatura CE e l’indicazione del produttore, nonché del manuale in lingua italiana e della garanzia regionale.
In sede cautelare, la destinazione dei prodotti a mercati extracomunitari può essere desunta da presunzioni, quali il sistema di codici identificativi impressi dal titolare sui prodotti in funzione del mercato di destinazione, la corrispondenza tra i numeri d’ordine riportati sulle confezioni e quelli delle fatture di vendita del rivenditore, l’assenza della marcatura CE e dell’indicazione del produttore, la mancanza di istruzioni in lingua italiana e della garanzia regionale. In applicazione del principio di vicinanza della prova, spetta al rivenditore documentare la provenienza dei prodotti venduti, di agevole tracciabilità, per superare tali presunzioni, ed è irrilevante che gli acquisti di prova siano stati effettuati da soggetti diversi dal titolare del marchio.
L’attualità della condotta e il rischio di pregiudizio all’immagine del titolare, derivante dalla circolazione di prodotti privi delle caratteristiche necessarie per la vendita nell’Unione europea, integrano il periculum in mora e giustificano l’inibitoria, il sequestro, l’ordine di ritiro dal commercio e la fissazione di una penale ai sensi dell’art. 131, comma 2, c.p.i., ipotesi speciale della misura prevista dall’art. 614-bis c.p.c. La pubblicazione del provvedimento va invece differita all’eventuale giudizio di merito quando, mancando la prova di un’ampia diffusione degli illeciti, non risulti proporzionata alla condotta.
Le azioni a tutela dei diritti di proprietà industriale e quelle in materia di concorrenza sleale hanno natura e presupposti diversi e autonomi, le prime avendo carattere reale erga omnes e le seconde carattere personale. La medesima condotta può integrare entrambe le violazioni, senza alcun automatismo, sicché il titolare del diritto di proprietà industriale che denunci la contraffazione deve dedurre e provare anche una condotta di concorrenza sleale riconducibile all’art. 2598 c.c.
