Contraffazione di marchio patronimico forte e irrilevanza della scadenza del precedente marchio composto del titolare

La scadenza per mancato rinnovo di un marchio composto, anche decorsi più di due anni, non consente al terzo di registrare e usare lo stesso segno quando esso incorpora un marchio patronimico del medesimo titolare tuttora registrato, rinnovato e dotato di forte capacità distintiva, perché la tutela non si fonda sulla reviviscenza del marchio scaduto ma sulla perdurante validità e forza del marchio patronimico, del quale il terzo non può appropriarsi con la mera aggiunta di prefissi laudativi o generici [inibitoria cautelare dell’uso di un marchio figurativo, composto da un termine inglese generico e dal patronimico che costituisce il marchio storico di un’impresa tessile, registrato da un imprenditore individuale per biancheria per la casa e abbigliamento delle classi 24 e 25, dopo che il titolare del marchio storico aveva registrato e lasciato scadere marchi composti dalla stessa espressione; inibitoria, ritiro dal commercio e penale disposti].

L’uso da parte di terzi del patronimico già registrato come marchio forte è illecito quando il patronimico costituisce il cuore del segno, anche se accompagnato da elementi differenziatori, perché ciò determina un agganciamento alla rinomanza del marchio anteriore, e l’aggiunta di un termine generico o di elementi grafici comuni, come un cuore stilizzato, non esclude il rischio di confusione se il patronimico resta graficamente dominante.

Il consumatore che trova prodotti identici a quelli del titolare di un marchio patronimico storico, recanti il patronimico in caratteri preponderanti sormontato da un elemento accessorio, è indotto a ritenere che si tratti di una nuova linea del titolare o di un suo licenziatario, sicché sussiste contraffazione ai sensi dell’art. 20 c.p.i. per rischio di confusione e di associazione.

Il periculum in mora per l’inibitoria cautelare dell’uso di un marchio contraffatto è integrato dalla promozione attiva dei prodotti su canali digitali e social network, dal rischio di appannamento dell’immagine e del potere attrattivo del marchio per l’immissione in commercio di prodotti estranei alla filiera controllata dal titolare e dalla difficoltà di quantificare e risarcire per equivalente il danno da sviamento di clientela e da perdita dell’esclusiva.

La classificazione di Nizza costituisce il primo parametro per il confronto tra i prodotti, ma l’identità o l’affinità va accertata con criterio sostanziale, e l’identità dei prodotti abbassa, secondo il principio di interdipendenza, la soglia di somiglianza tra i segni necessaria a determinare il rischio di confusione.

Il rischio di confusione consiste nel rischio che il pubblico ritenga che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate e va accertato con un giudizio globale e sintetico che tiene conto della somiglianza dei segni e dei prodotti e della notorietà e del carattere distintivo del marchio anteriore, avendo riguardo al consumatore medio, normalmente informato e attento, che si affida all’immagine imperfetta dei marchi conservata nella memoria.