Elemento verbale comune di bassissima distintività e differenze grafiche: contraffazione del marchio UE esclusa in sede cautelare

Per le azioni di contraffazione del marchio UE contro un convenuto privo di domicilio e di stabile organizzazione nell’Unione, la giurisdizione spetta ai sensi dell’art. 125, secondo comma, reg. (UE) 2017/1001 ai tribunali dello Stato membro in cui è domiciliato l’attore, e per il marchio nazionale opera l’art. 120 c.p.i.; la tutela cautelare si estende alla minaccia di contraffazione, che può risultare dall’annuncio, presente sul sito del convenuto, dell’imminente ingresso nel mercato europeo. Legittimazione attiva e passiva si valutano secondo la prospettazione, e i fatti propri del resistente, come l’etichettatura e l’esportazione dei prodotti con il segno contestato, si considerano ammessi ai sensi dell’art. 115 c.p.c. se non specificamente contestati; sono invece irrilevanti i contrasti tra le parti sui marchi statunitensi, attesa la natura territoriale della privativa.

Ai fini dell’art. 9, par. 2, lett. b), reg. (UE) 2017/1001 la tutela non è limitata ai prodotti per cui il marchio è registrato ma si estende a quelli affini, come il vino rispetto all’olio d’oliva. Non integra tuttavia contraffazione l’uso di un segno che condivida con il marchio anteriore soltanto un elemento verbale di bassissima capacità distintiva, evocativo della qualità del prodotto, e se ne discosti sul piano visivo perché privo della particolare disposizione grafica che conferisce al marchio anteriore la sua distintività, quando il ricorrente non alleghi argomenti fondati sulla diffusione del proprio segno o sulla percezione del pubblico idonei a far ritenere possibile la confusione o l’associazione. Il rigetto per difetto di fumus esime dall’esame del periculum, e le eccezioni preliminari infondate dei resistenti giustificano la compensazione parziale delle spese.