Marchio acquistato in una procedura esecutiva e uso da parte della società riconducibile al precedente titolare: contraffazione, preuso e unitarietà dei segni

L’aggiudicazione del marchio registrato nell’ambito di una procedura esecutiva, trascritta presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, attribuisce all’acquirente tutti i diritti esclusivi sul segno. L’uso del marchio fatto durante la vigenza della registrazione da una società riconducibile al precedente titolare, che ne era amministratore di fatto, non configura un preuso opponibile all’acquirente né consente la convalidazione ai sensi dell’art. 28 c.p.i., perché in mancanza di una registrazione posteriore il termine di preclusione per tolleranza non può decorrere dal semplice uso.

Integra contraffazione ai sensi degli artt. 20, primo comma, lett. a), e 22 c.p.i. l’uso dell’elemento denominativo del marchio altrui nella denominazione sociale, nel nome a dominio e negli account di posta elettronica di un’impresa che commercializza prodotti identici, e l’aggiunta di un termine descrittivo in lingua straniera accresce anziché escludere il rischio di confusione; ne conseguono l’inibitoria, la rimozione del segno dalla denominazione e il trasferimento del nome a dominio al titolare del marchio.

La tutela contro la concorrenza sleale confusoria presuppone l’effettivo impiego del marchio sul mercato da parte del suo titolare, sicché la domanda ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c. va respinta quando il titolare non abbia mai utilizzato il segno per la produzione o la commercializzazione di prodotti.