Marchio riprodotto nella denominazione sociale con aggiunta descrittiva, rischio di associazione e inibitoria cautelare

Sussiste il rischio di confusione, comprensivo del rischio di associazione, tra un marchio denominativo registrato e la denominazione sociale di un’impresa che lo riproduce quando le imprese operano nel medesimo settore e il termine aggiunto al marchio nella denominazione è privo di efficacia distintiva perché meramente descrittivo dell’attività svolta, potendo il pubblico essere indotto a ritenere che le due società appartengano allo stesso gruppo [marchio dell’Unione europea registrato da una società biotecnologica statunitense per prodotti farmaceutici e servizi di ricerca scientifica, riprodotto nella denominazione sociale di una s.r.l. di ricerca oncologica seguito dal termine inglese therapeutics].

In base al principio di unitarietà dei segni distintivi, sancito dall’art. 22 c.p.i. e, per il marchio dell’Unione europea, dall’art. 9, par. 3, lett. d), reg. UE 2017/1001, il titolare del marchio può ottenere in via cautelare, ai sensi dell’art. 131 c.p.i., l’inibitoria dell’uso di un segno identico o simile come denominazione sociale e come ogni altro segno distintivo dell’impresa, compreso il nome a dominio, quando l’affinità tra l’attività d’impresa e i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato determina un rischio di confusione per il pubblico.

L’urgenza della tutela cautelare del marchio contro l’uso del segno come denominazione sociale è accresciuta dall’annuncio, da parte della società estera che partecipa al capitale dell’impresa che usa il segno, di rilevanti investimenti destinati a quest’ultima e idonei ad ampliarne l’attività nel medesimo settore.

La pubblicazione del provvedimento cautelare inibitorio su quotidiani a diffusione nazionale e sul sito internet dell’impresa che ha usato il segno non è necessaria quando le imprese in conflitto operano in un settore di nicchia.

Nel procedimento cautelare a tutela del marchio il periculum in mora consiste nel rischio di sottrazione irreversibile di clientela e di perdita di quote di mercato, nella difficoltà di quantificare il danno da contraffazione, che rende inadeguata la tutela risarcitoria per equivalente, e nella possibile perdita di capacità distintiva del marchio per effetto dell’uso protratto del segno confliggente.