Sublicenza esclusiva di marchio in comunione senza consenso unanime, nullità e risarcimento del contitolare

Il contratto con cui il licenziatario di un marchio in comunione concede a un terzo una sublicenza d’uso in via esclusiva, anche se limitata a specifiche categorie di prodotti, è nullo per violazione dell’art. 1108, comma 3, c.c. quando manca il consenso unanime dei contitolari, perché la concessione dell’esclusiva è un atto di disposizione del marchio che priva i contitolari del godimento diretto dell’oggetto della comunione e non può essere posta in essere da chi è a sua volta soltanto licenziatario del segno [sublicenza esclusiva per il territorio italiano di marchi in comunione per abbigliamento intimo e da spiaggia e per articoli per la casa, concessa dalla società licenziataria con l’autorizzazione e la successiva ratifica dei soli contitolari di maggioranza e senza il consenso del contitolare del 25%].

Il contitolare di un marchio in comunione che non ha prestato il consenso alla concessione del segno in licenza esclusiva ha diritto al risarcimento del danno nei confronti dei contitolari che l’hanno autorizzata o ratificata a maggioranza e del licenziatario che ha concesso la sublicenza esclusiva incamerando in proprio le royalties, obbligati in solido, e il danno, quale debito di valore, è pari alla percentuale corrispondente alla sua quota delle royalties pagate dal sublicenziatario per ciascun anno di durata del contratto, con rivalutazione anno per anno e interessi legali.

Del danno derivante dalla concessione in licenza esclusiva di un marchio in comunione senza il consenso unanime dei contitolari risponde in solido anche il sublicenziatario che ha stipulato il contratto con colpa quanto meno grave, facendo affidamento sulla sola dichiarazione del licenziante di avere la piena ed esclusiva disponibilità dei segni senza che il contratto indichi il titolo di tale disponibilità né gli estremi di registrazione dei marchi.

Il contitolare di una quota di minoranza di un marchio in comunione non è legittimato a proporre individualmente l’azione di contraffazione e la conseguente domanda di risarcimento del danno, perché la contitolarità dei diritti di proprietà industriale è regolata, salvo patto contrario, dalle norme sulla comunione e l’art. 6, comma 1-bis, c.p.i., che consente a ciascun contitolare di compiere da solo, nell’interesse di tutti, gli atti relativi alla registrazione, al rinnovo e al mantenimento in vita del titolo, è norma eccezionale in deroga all’art. 1105 c.c., di stretta interpretazione, che non contempla l’azione di contraffazione.

La decisione con cui la maggioranza dei contitolari di un marchio in comunione autorizza o ratifica la concessione di una licenza del segno è impugnabile ai sensi dell’art. 1109 c.c. dal contitolare che non sia stato preventivamente informato dell’oggetto della deliberazione, come richiesto dall’art. 1105, comma 3, c.c., e l’informazione preventiva non può essere desunta dall’atto di intervento spiegato dagli altri contitolari in un giudizio cautelare né dalle dichiarazioni di ratifica rese nelle successive udienze, perché l’atto processuale persegue finalità diverse e non equivale all’informazione da rivolgere a tutti i partecipanti alla comunione in vista dell’adozione della delibera, anche se per le deliberazioni dei comunisti non sono prescritte formalità particolari.

Il principio desumibile dall’art. 2377, ultimo comma, c.c., per cui l’annullamento della deliberazione non può avere luogo se questa è sostituita da altra presa in conformità della legge, ha carattere generale e si applica anche alle decisioni dei partecipanti alla comunione, ma non comporta la cessazione della materia del contendere quando la nuova delibera di ratifica adottata nel corso del giudizio è anch’essa assunta senza la previa informazione di tutti i contitolari, perché in tal caso essa non è conforme alla legge.

In caso di comunione sul marchio, la concessione a terzi di una licenza d’uso in via esclusiva richiede il consenso unanime dei contitolari ai sensi dell’art. 1108, commi 1 e 3, c.c., quali che siano la durata e il carattere gratuito od oneroso dell’attribuzione, perché l’esclusiva priva i contitolari del godimento diretto della cosa comune e costituisce un atto di disposizione del marchio, sicché è invalida la decisione della sola maggioranza che autorizza o ratifica tale concessione.