Preuso locale del marchio di fatto e accertamento cautelare negativo della contraffazione

Il preuso di un marchio di fatto anteriore alla domanda di registrazione del marchio altrui consente all’utilizzatore di ottenere, anche in via d’urgenza ai sensi dell’art. 120, comma 6-bis, c.p.i., l’accertamento che l’uso del segno come marchio, denominazione, nome a dominio e account social non costituisce contraffazione del marchio registrato, quando il periculum risulti dalla diffida all’uso ricevuta e dall’ostacolo all’attività derivante dal mancato accesso ai propri canali di comunicazione.

Ai sensi dell’art. 12, primo comma, lett. a), c.p.i. il preuso di un marchio non registrato che non importi notorietà, o ne importi una puramente locale, non esclude la novità del marchio successivamente registrato, ma conferisce al preutente il diritto di continuare a usarlo per lo stesso genere di prodotto nell’ambito dell’uso fattone, senza il diritto di vietare al titolare del marchio registrato di farne anch’egli uso nella zona di diffusione locale, secondo un regime di duopolio. Spetta al preutente che chieda l’inibitoria provare la notorietà non solo locale del marchio di fatto, e la registrazione in mala fede è esclusa quando il preutente abbia riconosciuto, con un contratto di licenza, i diritti esclusivi del registrante sul marchio.