Retroversione degli utili da contraffazione di modello comunitario senza prova di colpa o mancato guadagno
La restituzione degli utili realizzati dal contraffattore ai sensi dell’art. 125, comma 3, c.p.i. ha presupposti diversi da quelli del risarcimento e funzione compensativa e dissuasiva, sicché è accordata senza che occorra provare l’elemento soggettivo o un mancato guadagno del titolare, e l’utile si determina sottraendo dai ricavi, calcolati sul numero dei capi venduti risultante dalle dichiarazioni confessorie del contraffattore e sui prezzi al dettaglio, i costi di acquisto e una percentuale equitativa dei ricavi per i costi specifici delle vendite, con i soli interessi legali dalla domanda perché si tratta di indennità e non di posta risarcitoria [gonne e abiti femminili riproducenti un modello comunitario registrato e un modello comunitario non registrato di una collezione primavera-estate, venduti da una catena concorrente in 3.914 e 771 esemplari, con ricavi di circa 128.700 euro, costi di acquisto di circa 34.000 euro, costi specifici stimati nel 10% dei ricavi e utili da restituire determinati in oltre 81.000 euro].
Il modello comunitario non registrato è tutelato quando il titolare prova la sua prima divulgazione al pubblico nell’Unione, che può risultare dall’inserimento del prodotto nel proprio sito internet e dalle prime vendite, e indica gli elementi che ne costituiscono il carattere individuale ai sensi dell’art. 85, par. 2, reg. CE 6/2002, mentre le contestazioni generiche di novità e individualità non bastano a escluderne la validità, e la contraffazione sussiste se il prodotto contestato suscita nell’utilizzatore informato, individuato in una giovane donna attenta alle novità della moda, un’impressione generale pressoché identica, senza che rilevino differenze di colore, di frequenza dei motivi floreali o di ricchezza dei festoni.
Nell’azione di contraffazione di un modello comunitario registrato il presunto contraffattore che non abbia proposto domanda riconvenzionale di nullità non può contestare in via di eccezione la validità del modello, salvo che faccia valere un proprio diritto nazionale anteriore ai sensi dell’art. 85, par. 1, reg. CE 6/2002, e in ogni caso la mera allegazione, non documentata, della ricorrenza anche ciclica sul mercato di capi analoghi non è idonea a escludere la novità e il carattere individuale del modello.
L’inibitoria e l’ordine di ritiro dal commercio dei prodotti in contraffazione di modello comunitario, assistiti da penale, vanno pronunciati ai sensi dell’art. 89 reg. CE 6/2002 e dell’art. 124 c.p.i. quando il contraffattore abbia continuato a vendere i prodotti dopo aver dichiarato di averli ritirati, mentre la pubblicazione della sentenza prevista dall’art. 126 c.p.i. può essere limitata al solo dispositivo e al sito internet del contraffattore per trenta giorni in ragione dell’effettiva entità della violazione, del tempo trascorso e di un mercato soggetto a rapido ricambio degli articoli.
La contraffazione di un modello non integra anche concorrenza sleale per imitazione servile ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c. quando non emergano condotte o conseguenze diverse da essa e le caratteristiche imitate non siano idonee a ricondurre il prodotto, agli occhi del consumatore medio, a una determinata impresa, mentre l’appropriazione di pregi va specificamente allegata, la concorrenza parassitaria richiede un continuo e sistematico operare sulle orme del concorrente mediante l’imitazione di rilevanti iniziative imprenditoriali e non solo dei prodotti tutelati, e l’offerta a un prezzo inferiore può rientrare nella fisiologica concorrenza tra imprese operanti sullo stesso mercato.
Il danno da contraffazione di un modello comunitario deve essere allegato e provato nella sua esistenza secondo le regole generali dell’illecito extracontrattuale, perché non può ritenersi in re ipsa, e solo il suo ammontare può essere liquidato in via equitativa, sicché la liquidazione in una somma globale fondata sulle presunzioni e il criterio della royalty ragionevole previsti dall’art. 125 c.p.i. presuppongono la dimostrazione di un calo di fatturato del titolare o di altre conseguenze negative direttamente derivanti dalla condotta del contraffattore.
