Titolarità del marchio di fatto in capo alla società che lo usa e non al socio ideatore

Il diritto sul marchio di fatto si acquista in capo a chi lo utilizza nell’esercizio di un’attività imprenditoriale di cui sia titolare; qualora il segno sia stato usato sin dall’inizio dalla società per contraddistinguere la propria attività, la titolarità spetta alla società e non al socio di maggioranza o all’amministratore che lo abbia ideato, perché le attività di gestione, sviluppo e promozione svolte nell’ambito di un rapporto di dipendenza, collaborazione o cointeressenza societaria con l’impresa che usa il marchio sono irrilevanti ai fini della titolarità del segno. Il preuso della società è opponibile alla registrazione del medesimo segno successivamente ottenuta a proprio nome dall’ex socio e amministratore.

L’ideazione del marchio non conferisce per sé stessa alcun diritto al suo uso esclusivo come segno distintivo, salvi i diritti che possono spettare al suo creatore quale autore di un’opera dell’ingegno. La tutela del marchio non registrato trova fondamento nella funzione distintiva che esso assolve in concreto e presuppone pertanto la sua utilizzazione effettiva, sicché non è esperibile in rapporto a segni distintivi di un’attività d’impresa mai esercitata.

In assenza di registrazione, il diritto sul marchio di fatto si acquista con l’uso qualificato dalla notorietà, cioè dalla diffusa percezione presso il pubblico della natura distintiva del segno, che non costituisce automatico riflesso del carattere pubblico dell’uso. L’art. 12, comma 1, lett. a), c.p.i. consente al preutente di reagire contro l’altrui successiva registrazione di un segno uguale o simile soltanto in caso di notorietà non puramente locale, che determina la nullità per difetto di novità del marchio registrato; la notorietà locale delimita invece l’ambito territoriale di protezione del marchio di fatto verso i segni non registrati di terzi e consente di conservarne l’uso in caso di altrui successiva registrazione.