Uso come marchio del cognome notorio di un ex pilota e risarcimento del danno

È inammissibile perché nuova la domanda con cui l’attore, con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., estende le domande di accertamento della violazione, di inibitoria e di risarcimento a un diverso marchio adottato dal convenuto dopo il provvedimento cautelare, perché mutano sia il petitum sia i fatti costitutivi della domanda, e la nuova domanda non è conseguenza delle difese del convenuto, che non ha trattato del nuovo marchio nella comparsa di risposta. [Nella specie, il marchio «ICKX K2», usato per un’autovettura, era stato sostituito con «ICH-X»].

Ai sensi dell’art. 8, co. 3, c.p.i., i nomi di persona notori possono essere registrati o usati come marchio solo dall’avente diritto o con il suo consenso, per impedire che altri tragga vantaggio economico dallo sfruttamento della notorietà altrui. Il requisito della notorietà va inteso in senso ampio, e può essere provato con ogni mezzo: le indagini demoscopiche sono solo un possibile strumento di prova, e la copiosa documentazione sui successi sportivi, sulle pubblicazioni anche recenti e sulle collaborazioni commerciali del titolare del nome può prevalere sulle indagini prodotte dal convenuto, condotte su un numero limitato di intervistati. [Nella specie, ex pilota di Formula 1, vincitore di Gran Premi e della 24 Ore di Le Mans, ancora brand ambassador di case automobilistiche e di orologi].

Viola l’art. 8, co. 3, c.p.i. anche l’uso come marchio del solo cognome della persona notoria, quando esso è di per sé idoneo a identificare il personaggio; la possibilità di associazione si era in concreto realizzata, come risultava da articoli di stampa e dal sito di un concessionario che dichiarava che il marchio prendeva il nome dal pilota. Non sussiste invece la violazione di un marchio di fatto, se non è allegato che il nome sia stato usato dal titolare come marchio. L’accoglimento della domanda ex art. 8 c.p.i. assorbe quelle di concorrenza sleale.

I criteri dell’art. 125 c.p.i. si applicano anche alla lesione del diritto sul nome notorio tutelato dal codice della proprietà industriale. Il danno è provato dalla vendita di prodotti contraddistinti dal nome senza il consenso del titolare, che è stato così privato del compenso che avrebbe potuto ricavare dall’autorizzazione. Nella retroversione degli utili si considera l’utile incrementale, ottenuto sottraendo dai ricavi i soli costi strettamente inerenti alla produzione e alla distribuzione dei beni, limitatamente ai beni effettivamente commercializzati con il segno illecito e non a quelli poi venduti con un marchio diverso; dall’utile va poi isolata la quota attribuibile al segno, che è solo uno dei fattori che influenzano la decisione di acquisto. La giusta royalty costituisce il limite inferiore del risarcimento, e va liquidato l’utile se di importo maggiore. [Nella specie, il CTU aveva attribuito al marchio un sesto della redditività; la documentazione sulle vendite depositata nel corso delle operazioni peritali era ammissibile ex art. 121, co. 5, c.p.i.].

Alla persona particolarmente notoria il cui nome sia stato usato come marchio senza consenso spetta anche il risarcimento del danno all’immagine, che può essere liquidato in via equitativa in misura pari alla metà del danno patrimoniale. Non è necessaria la pubblicazione della sentenza quando è già stato pubblicato il provvedimento cautelare di identico contenuto. [Nella specie, il tribunale ha inoltre disposto l’inibitoria, il ritiro dal commercio delle autovetture non ancora vendute, il trasferimento del nome a dominio corrispondente al cognome e una penale].