Sentenze con tag: contraffazione

In tema di proprietà industriale, il preuso di un marchio di fatto comporta il diritto all'uso esclusivo del segno da parte del preutente. Anche nel caso di marchio non registrato e nei limiti del preuso il preutente può impedire l’uso di un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi affini se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e i prodotti possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico.

Ciò che usualmente differenzia la disciplina codicistica dettata dagli artt. 98 e 99 cpi dalla tutela contrattuale rinvenibile negli accordi di riservatezza sta nel fatto che, attraverso la sottoscrizione di un contratto, le parti possono decidere, sulla base del loro stesso accordo, di riconoscere tutela ad informazioni riservate anche qualora le stesse non soddisfino i requisiti del valore economico e delle adeguate misure di sicurezza previsti dall’art. 98 cpi, senza che ciò possa significare che con quel tipo di accordi possa accordarsi tutela anche ad informazioni prive di qualsiasi carattere confidenziale. Oggetto di tutela negoziale sono esclusivamente le informazioni riguardanti i mercati rilevanti e le attività delle parti diverse dalle notizie e dai dati di cui le parti avevano conoscenza prima della “disclosure” e dalle informazioni pubblicamente disponibili riguardo ai prodotti e al relativo mercato.

La libertà di concorrenza implica anche la libertà di imitare le imprese concorrenti ponendosi sulle loro orme e ad esser vietato è solo il rischio di confusione oppure, a determinate condizioni da intendere in modo necessariamente restrittivo, lo sfruttamento “indebito” della rinomanza e notorietà altrui (ad es. art. 20, comma 1, lett. c) e art. 4, comma 1, lett. g), d.lgs. 145/2007), mentre spetta all’impresa che si propone di guadagnare un vantaggio competitivo differenziarsi e cercare soluzioni originali, meno facilmente imitabili e meglio rispondenti ai bisogni dei consumatori di quelle che riguardano il confezionamento dei prodotti.
I marchi il cui nucleo essenziale è costituito da un vocabolo di largo uso nel mercato e sono un’indicazione meramente descrittiva delle caratteristiche dei prodotti da essi contraddistinti, dovrebbero essere ricondotti nella categoria dei “marchi deboli”. Dalla qualificazione come marchi deboli discende che lievi variazioni od integrazioni dei segni sono in principio sufficienti ad escludere un rischio di confusione per i consumatori e, quindi, la contraffazione, consentendo la coesistenza di segni simili.
Non può escludersi, in termini assoluti, che una modificazione del marchio debole possa risultare, in concreto, tanto marginale da non elidere il rischio confusorio.

La caratteristica di rinomanza del marchio appartiene al segno conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contrassegnati, non essendo necessario che detta rinomanza sia necessariamente equivalente alla celebrità né che essa sia analogamente affermata anche al di fuori dell'ambito merceologico in cui il marchio si è affermato. Nell’esaminare tale requisito il giudice deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo. La protezione del marchio che gode di rinomanza non è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno successivo tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi, ma è sufficiente che il grado di somiglianza con il marchio notorio ed il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio d'impresa.

La concorrenza sleale parassitaria postula la sistematica ripresa delle iniziative altrui e richiede, quindi, che l’imitatore si ponga sulla scia del concorrente in modo continuativo, sfruttando la creatività altrui e avvalendosi delle idee e dei mezzi di ricerca e finanziari altrui. La concorrenza sleale parassitaria si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso nell'elemento dell'imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell'attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 c.c.), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale.

La ricerca attiva di personale qualificato tra le risorse umane delle imprese concorrenti sulla base di offerte di lavoro migliorative che non sia accompagnata da comunicazioni denigratorie e screditanti non può in principio configurarsi alla stregua di un’azione illecita e che il passaggio di dipendenti, anche in numero significativo, da un’impresa ad un’altra rientra nella grande maggioranza nei casi in un quadro fisiologico di mobilità dei fattori della produzione (mobilità a sua volta determinata dalla capacità delle imprese di definire strategie e politiche in grado di attrarre le risorse chiave necessarie per conservare e accrescere il loro potere di mercato) che costituisce un elemento indispensabile per il buon funzionamento di un mercato concorrenziale. Si aggiunga altresì che la perdita di risorse chiave e il passaggio di una risorsa ad un’impresa rivale trova nella maggior parte dei casi una spiegazione plausibile ed economicamente razionale (alternativa al sospetto di manovre illecite dei concorrenti) nella incapacità di un’organizzazione di trattenere, valorizzandole adeguatamente attraverso un appropriato disegno degli incentivi, le persone (con il bagaglio di competenze) di cui ha bisogno.

L'accertamento nel merito, passato in giudicato, della validità di un brevetto non costituisce un “indispensabile antecedente logico-giuridico” della concessione di misure cautelari: elemento sufficiente per la concessione di siffatte misure, infatti, è una verosimile validità del brevetto, che ben può sussistere – e, di regola, sussiste – anche in assenza di una sentenza passata in giudicato.

Sospendere l’efficacia esecutiva di un’inibitoria garantita da penale non può che comportare il provvisorio venir meno dello stesso obbligo al pagamento della penale.

In materia di tutela dei segni la cessazione della condotta non è da sola sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione.

Ai fini dell'accertamento del requisito del periculum in mora in materia cautelare è sufficiente l'esistenza di un danno anche soltanto potenziale a carico del ricorrente.

Ai sensi dell’art. 46, co. 1 e 2 c.p.i., lo stato della tecnica rilevante per considerare nuova un’invenzione comprende le conoscenze inerenti il settore di appartenenza dell’invenzione, a cui si aggiungono le cognizioni tecniche generali ovvero quelle relative a settori vicini, in modo tale da individuare quelle che il tecnico del ramo avrebbe effettivamente preso in considerazione per affrontare il problema tecnico oggetto dell’invenzione brevettata. L’esame della novità dell’invenzione rispetto a documenti invalidanti anteriori deve essere condotta secondo il criterio della comparazione “elemento per elemento”, di modo che, non essendo possibile combinare tra loro gli elementi dei documenti anteriori al fine di verificare se detta combinazione anticipi le rivendicazioni del brevetto posteriore, il difetto di novità potrà riscontrarsi unicamente nel caso in cui tutti gli elementi rivendicati nel brevetto posteriori siano anticipati da una unica anteriorità distruttiva.

Con riferimento alla sussistenza dell’attività inventiva del trovato la valutazione dev’essere condotta, ai sensi dell’art. 48 c.p.i., avendo cura di accertare se il complessivo stato della tecnica, nota al momento del deposito della domanda di brevetto, consentisse o meno ad una persona esperta del ramo di prevenire all’invenzione rivendicata, non risultando essa in modo evidente da detto stato della tecnica. In altre parole, deve giungersi ad affermare la nullità del brevetto ove l’inventore poteva giungere alla soluzione del problema tecnico evidenziato sulla scorta del complesso delle conoscenze ed indicazioni tecniche note al momento della domanda di brevetto.

Al fine di giudicare l’altezza inventiva del trovato, il criterio utilizzato del “problem solution approach” richiede di individuare la c.d. closest prior art, ovvero l’anteriorità che rappresenti il punto di partenza più promettente per giungere al trovato, dovendo essa essere diretta al medesimo scopo o effetto dell’invenzione o almeno appartenere al medesimo campo della tecnica o a campo molto vicino a quello del trovato. Così, la closest prior art è quella che corrisponde ad un simile uso e che richiede i minori cambiamenti strutturali o funzionali per giungere all’invenzione. Inoltre, il giudizio di evidenza o di non evidenza del trovato deve essere condotto valutando gli insegnamenti che avrebbe considerato e, quindi, ciò che avrebbe fatto, partendo dall’arte nota anteriore più prossima, la persona esperta del ramo. Ciò che appare dirimente, quindi, è che la prior closest art contenga suggerimenti oggettivi, anche impliciti ma riconoscibili, per arrivare al trovato di cui si discute della validità in ragione della soluzione data al problema tecnico.

Ai sensi dell’art. 52 c.p.i., i limiti della protezione conferita dal brevetto sono determinati dalle rivendicazioni, potendo la descrizione e i disegni di cui si compone il documento brevettuale servire unicamente ad interpretare la volontà di tutela espressa con le ridette rivendicazioni, nelle quali è indicato specificamente ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto. Sotto questo profilo, il trovato che si asserisce in contraffazione del brevetto integra la violazione del titolo ove esso riproduca le caratteristiche brevettuali rivendicate, dovendosi condurre l’esame di interferenza elemento per elemento, parlandosi in tal caso di “contraffazione diretta o letterale”. Per determinare l’ambito di protezione conferita dal brevetto, l’art. 52, co. 3-bis c.p.i. dispone che si deve valorizzare ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni. Estendendosi la tutela agli elementi equivalenti delle rivendicazioni, la contraffazione è predicabile se il trovato successivo sia caratterizzato da elementi che siano equivalenti alle rivendicazioni come letteralmente espresse, intendendosi così impedire che la tutela del brevetto sia aggirata mediante la realizzazione di trovati che, pur non riprendendo letteralmente le rivendicazioni, siano ad esse equivalenti (c.d. contraffazione “per equivalenti”).

Per la contraffazione “per equivalenti”, la giurisprudenza di legittimità tende ad attribuire rilevanza al criterio della ovvietà, di matrice tedesca, ravvisandola ogniqualvolta la realizzazione del trovato successivo costituisca un’ovvia variante di quanto rivendicato, ovvero, in forza della tecnica nota, costituisca per il tecnico di settore una risposta banale o ripetitiva, e quindi non innovativa, rispetto a quanto rivendicato nella privativa anteriore.

Costituisce contraffazione di marchio, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. b), c.p.i., l'utilizzo da parte di un'impresa concorrente di un segno distintivo che riproduce l'elemento centrale e caratterizzante di un marchio altrui registrato, in presenza di identità dei servizi offerti. Ai fini del giudizio di confondibilità, la quasi totale sovrapponibilità del nucleo essenziale del segno prevale sull'aggiunta di elementi secondari e marginali, quali un numero o un'indicazione geografica, che non sono idonei a elidere il rischio di confusione per il pubblico.

L'utilizzo, per servizi identici (nella specie, ristorazione), di un segno quasi totalmente sovrapponibile all'elemento centrale e distintivo di un marchio altrui registrato integra la fattispecie della contraffazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. b),c.p.i. .In tale contesto, le condotte di concorrenza sleale confusoria possono ritenersi assorbite nell'illecito di contraffazione del marchio.

La lettura sistematica dell'art. 122 bis c.p.i. prevede che la legittimazione ad esercitare l'azione per contraffazione di un marchio d'impresa da parte del licenziatario sussiste, quanto all'azione cautelare, solo laddove il titolare non agisca. Difatti la suddetta disciplina stabilisce che i licenziatari possono avviare un'azione in solitaria solo in coordinamento con il titolare. Tale interpretazione permette di evitare comportamenti abusivi quali l'avvio di più azioni di contraffazione contro lo stesso contraffattore da parte di titolare e licenziatario, magari presentate dinanzi a giudici diversi e risparmia ai licenziatari oneri giudiziali per le privative da essi utilizzate. Cosicché l'azione cautelare, o anche di merito, del titolare volta ad ottenere la cessazione delle condotte con l'uso dei vari strumenti a ciò destinati (inibitoria, sequestro, ritiro dal commercio...) va a beneficio di tutti i licenziatari ai quali può comunque riconoscersi titolo ad un intervento adesivo dipendente nel giudizio avviato dal titolare.

La categoria dei marchi deboli non coincide esattamente con quella dei marchi semplicemente descrittivi dei prodotti o indicativi della loro natura, ma si estende alle parole del linguaggio comune o divenute comuni nel linguaggio commerciale, alle espressioni o anche ai nomi e ai personaggi che hanno assunto un significato designativo comune e non individualizzante, così che, a causa dell'attenuata idoneità individualizzante del marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte devono ritenersi sufficienti ad escludere la confondibilità. Peraltro, la qualificazione del marchio come debole postula una rigorosa indagine diretta ad accertare se il significato designativo comune della parola usata come marchio sia percepibile come tale presso una diffusa ed indefinita categoria di destinatari del prodotto, ovvero se tale diffusione sia così limitata da conservare alla parola un prevalente, se non esclusivo, significato di fantasia ed una più accentuata idoneità individualizzante dei prodotti con essa contrassegnati [Nel caso di specie il Tribunale ha qualificato come debole il marchio denominativo "Forever Young" utilizzato nel settore radiofonico, stante la rilevantissima quantità di brani e albun musicali utilizzanti tale titolo]

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza che accerti la violazione di diritti di proprietà industriale, ai sensi dell’art. 126, comma 1, C.p.i., costituisce una misura discrezionale non collegata all’accertamento del danno, trattandosi di sanzione autonoma diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, analogamente a quanto previsto dall’articolo 2600 c.c. in materia di concorrenza sleale. La pubblicazione della sentenza che accerta la contraffazione su segni distintivi ha funzione tanto preventiva, in quanto diretta a prevenire ulteriori pregiudizi portando l’atto di contraffazione a conoscenza degli operatori del mercato, quanto riparatoria in forma specifica del danno, ed è disposta sulla base di una ponderazione degli interessi contrapposti delle parti. La sanzione della pubblicazione del provvedimento deve applicarsi secondo un regime di proporzionalità, talché, per farne applicazione, occorre considerare, inter alia, le dimensioni, anche potenziali, del fenomeno contraffattivo.

Nel giudizio di contraffazione brevettuale, deve tenersi conto dell’interpretazione del titolo, dovendosi adottare criteri uniformi ed omogenei per la valutazione della contraffazione e della validità del brevetto.

La valutazione di interferenza non è automaticamente esclusa allorché una modesta variante incida su un elemento della rivendicazione che non abbia importanza centrale nell’economia dell’idea inventiva (eliminandolo o  sostituendolo in una diversa soluzione  espressiva della stessa idea  fondamentale) o allorché il prodotto ritenuto in contraffazione per equivalenti assolva alla stessa funzione  del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via  e pervenendo allo stesso risultato o ancora quando la soluzione sostitutiva adottata dal contraffattore rispetto alla soluzione brevettata appaia ovvia e non originale, tenuto conto, quale parametro di valutazione, delle conoscenze medie del tecnico di settore.