Sentenze con tag: esaurimento

L’importazione nello Spazio economico europeo, senza il consenso del titolare, di prodotti originali recanti il marchio UE che il titolare ha destinato a un mercato extraeuropeo costituisce contraffazione del marchio, in difetto dei presupposti dell’esaurimento previsto dall’art. 15, par. 1, reg. (UE) 2017/1001 [lattine di bevanda energetica recanti il marchio UE verbale e figurativo del produttore, con scritte esclusivamente in lingua turca, provenienti dalla Turchia, destinate alla sede tedesca dell’importatore e bloccate dalla dogana di Trieste; accertamento della contraffazione e della concorrenza sleale, inibitoria con penale limitata al territorio italiano e distruzione dei prodotti].

Nell’importazione parallela da un Paese terzo di prodotti recanti il marchio UE, quando non ricorre alcuna ipotesi di compartimentazione dei mercati interni all’Unione che giustifichi un correttivo della regola generale conforme al diritto dell’Unione, l’onere di provare il consenso del titolare all’immissione dei prodotti nello Spazio economico europeo grava sull’importatore, tanto più se importatore diretto e quindi in grado di fornire tale prova, e la mancanza del consenso è avvalorata dalla circostanza che le indicazioni sulle confezioni sono redatte esclusivamente nella lingua del Paese terzo, perché la loro circolazione nello Spazio economico europeo non sarebbe regolare e nuocerebbe al buon nome del produttore.

L’importazione parallela di prodotti recanti il marchio altrui non consentita dal titolare costituisce anche atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., perché l’importatore sfrutta il differenziale tra i prezzi praticati dal titolare in mercati diversi, o altre condizioni più convenienti connesse al canale commerciale prescelto, rispetto alle condizioni che dovrebbe accettare nel mercato dell’Unione.

Il giudice italiano, competente ai sensi dell’art. 125, par. 5, reg. (UE) 2017/1001 perché in Italia è stata accertata l’importazione dei prodotti recanti il marchio UE, conosce soltanto degli atti commessi o minacciati nel territorio italiano ai sensi dell’art. 126 del medesimo regolamento, e gli ordini inibitori e la penale si riferiscono al solo territorio italiano, mentre la giurisdizione sulla domanda di concorrenza sleale per i medesimi fatti avvenuti in Italia si fonda sull’art. 7, n. 2, reg. (UE) 1215/2012.

La prova dell’importazione e dell’identità dell’importatore può trarsi dalla documentazione doganale, costituita dal modello T1, dal documento di esportazione, dalla lista di carico e dalla fattura di vendita, e dal codice EORI in essa indicato, perché la tracciatura doganale avviene tramite tale codice, che identifica il soggetto autorizzato alle operazioni doganali, e non sulla base degli indirizzi.

Il ritiro dal commercio dei prodotti in contraffazione non è disposto quando il lotto importato è stato bloccato in dogana e non risulta che l’importatore commercializzi in Italia prodotti analoghi o vi disponga di magazzini.

La domanda di retroversione degli utili non può essere accolta quando il carico di prodotti in contraffazione è stato bloccato in dogana e non consta alcun altro illecito analogo commesso in Italia, perché manca la prova di utili conseguiti grazie all’illecito.

La domanda di risarcimento del danno da contraffazione formulata con il solo richiamo agli istituti risarcitori, senza riferimenti e richieste concrete, neppure nella prima memoria integrativa, non consente la liquidazione di alcun danno.

La pubblicazione della sentenza che accerta la contraffazione del marchio non è proporzionata quando il fatto appare isolato e non risponde a una pratica commerciale giunta in alcun modo a conoscenza del pubblico.

Le spese di custodia dei beni sequestrati in sede cautelare costituiscono spese di lite e sono poste a carico della parte soccombente, sia per gli importi già liquidati in acconto e anticipati sia per quelli che saranno successivamente liquidati.

La parte che, pur avendo formulato istanze istruttorie, chiede all’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. la fissazione dell’udienza di rimessione della causa in decisione rinuncia implicitamente all’istruttoria e, in ossequio anche ai principi del giusto processo, non può, ottenuta la rimessione in decisione, pretendere il ritorno della causa in istruzione insistendo nelle conclusioni finali per l’ammissione dei mezzi istruttori.

Il titolare della privativa, ai sensi dell’art. 5, primo comma, c.p.i., esercita le proprie facoltà nei limiti della prima immissione dei beni, con il proprio consenso, nello Spazio Economico Europeo (S.E.E.), potendo esercitare un diritto potestativo volto a impedire la circolazione dei beni stessi qualora siano entrati, a contrario, nello S.E.E. senza il proprio consenso.

Fuori da questa tutela, il diritto di privativa esaurisce la sua forza verso i terzi che hanno acquistato da chi, all’interno dello S.E.E., era autorizzato a vendere con il consenso della casa madre, proprio per non alterare la libera concorrenza e la circolazione di merci nello S.E.E. Ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, c.p.i., una volta che si è esaurito il diritto di privativa, il titolare può ancora opporsi alla circolazione dei beni attinti dalla propria effige, legittimamente introdotti nello S.E.E., quando lo stato dei prodotti medesimi è alterato o modificato dopo la loro prima lecita immissione in commercio.

L’estensione della tutela serve ad assicurare che il marchio, con il suo intrinseco valore, sia tutelato non solo con riferimento al valore commerciale che deriva dall’immissione nello S.E.E. da parte del soggetto autorizzato, ma anche con riferimento alla repressione delle ipotesi di contraffazione successive che possano minare il valore del marchio svilendone la significanza, anche con pratiche di tipo confusorio, ledendo anche l’affidamento del consumatore finale.

L’asportazione, da parte del rivenditore che abbia acquistato i prodotti da distributori autorizzati dal titolare in altri Stati membri, come accertato con la descrizione disposta in corso di procedimento, dell’etichetta RFID apposta all’interno dei capi non integra un’alterazione o modificazione dello stato dei prodotti idonea a far riemergere il diritto di privativa esaurito: tali etichette, leggibili soltanto con lettori professionali di radiofrequenza e destinate alla logistica commerciale, non contengono informazioni obbligatorie per legge né caratterizzanti la qualità del prodotto percepibile dal consumatore, a differenza dei QR code, e non incidono sul significato del marchio quando le etichette di composizione tessile, i codici a barre e i cartellini restino integri e il taglio non sia visibile; ogni tutela ulteriore costituirebbe un pregiudizio alla libera circolazione delle merci. Ai documenti in lingua straniera si applica l’art. 123 c.p.c., che rimette al giudice la nomina del traduttore senza precluderne l’utilizzabilità.

Il principio di esaurimento del marchio si fonda sull’idea che, una volta che un prodotto è stato immesso legittimamente sul mercato dal titolare del marchio o con il suo consenso, questi abbia già realizzato il proprio guadagno e quindi non possa vietare ulteriori rivendite del prodotto. In questo modo si bilanciano diversi diritti: da una parte, il diritto esclusivo del titolare del marchio; dall’altra, il diritto alla libera circolazione delle merci nel mercato comune.

Affinché operi l’esaurimento, è necessario il consenso del titolare del marchio all’immissione sul mercato del prodotto; il consenso non può presumersi, ma può essere dedotto da circostanze chiare e inequivocabili.

L’esaurimento non è assoluto ma incontra limiti ed eccezioni, in particolare quando sussistono “motivi legittimi” che giustificano l’opposizione del titolare alla ulteriore commercializzazione dei prodotti.

Ciò che costituisce “motivo legittimo” di deroga al principio dell’esaurimento del marchio è la tutela e la conservazione del prestigio (c.d. aura di lusso) (nel caso di specie del marchio Chanel) - in relazione a situazioni che possano compromettere fortemente tale immagine.

Le facoltà esclusive attribuite al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato. L’esaurimento dei diritti di esclusiva del titolare del marchio, tuttavia, non si applica quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

Può, tra l’altro, ravvisarsi un 'motivo legittimo' preclusivo all'esaurimento delle facoltà esclusive connesse al marchio quando ricorrano le seguenti circostanze: 1) il prodotto contraddistinto dal marchio è un articolo di lusso o comunque di prestigio; 2) il titolare del marchio ha adottato un sistema di distribuzione selettiva per la commercializzazione del prodotto; 3) il soggetto che commercializza il prodotto, al di fuori della rete distributiva autorizzata, arreca un pregiudizio alla reputazione del marchio.

L’art. 5 del Codice della Proprietà Industriale prevede, al primo comma, che “Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati immessi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità economica europea o dello Spazio economico europeo”. L’art. 13.1 del Regolamento Comunitario (CE) 207/2009 dispone: “Il diritto conferito dal marchio comunitario non permette al titolare di impedirne l’uso per prodotti immessi in commercio nella Comunità con tale marchio dal titolare stesso o con il suo consenso”.

E’ per contro pacifico nella giurisprudenza comunitaria che l’esaurimento non opera in relazione a prodotti originali messi in commercio dal titolare o con il suo consenso al di fuori del SEE (c.d. esaurimento internazionale). Ne consegue che i diritti del titolare di un marchio comunitario non si esauriscono in caso di commercializzazione dei prodotti al di fuori della UE atteso che in tal modo è consentito al titolare del marchio di controllare la prima immissione in commercio dei prodotti recanti il marchio nel SEE; per contro, in caso di vendite dei prodotti nel SEE da parte del titolare o con il suo consenso, l’esaurimento si determina in quanto la vendita "consente al titolare di realizzare il valore economico del suo marchio".

In tema di onere della prova della sussistenza o della assenza dei fatti costitutivi dell’esaurimento si è pronunciata più volte la Corte di Giustizia chiarendo preliminarmente che, nonostante l’assenza di una normativa comunitaria specifica sul punto, la regolazione dell’onere della prova deve essere uniforme sul territorio comunitario, ed anzi che è possibile in questa materia procedere alla disapplicazione del diritto interno, se contrastante. E, quindi, che spetta al soggetto che invoca l’esistenza di un consenso del titolare all’immissione in commercio fornire la prova di questa circostanza, mentre non è onere del titolare del marchio dimostrare la mancanza di consenso . E’ stato chiarito che l’esaurimento del diritto di marchio costituisce una eccezione che può essere sollevata dal terzo convenuto in contraffazione dal titolare del marchio, cosicché è il terzo a dover provare, in line di principio, i presupposti dell’esaurimento. Un temperamento a tale criterio di distribuzione dell’onere probatorio si verifica quando il titolare commercia i prodotti nella UE attraverso un sistema di distribuzione esclusiva, dato che in questo caso, se il terzo dovesse fornire la prova del luogo in cui i prodotti sono stati messi in commercio per la prima volta, il titolare potrebbe individuare il distributore infedele ed eliminare la possibilità di approvvigionamento del terzo presso questo distributore così verificandosi il rischio di isolamento dei mercati nazionali con le relative differenze di prezzo tra i vari rivenditori. Il terzo dunque, per beneficiare dell’inversione dell’onere probatorio dovrà fornire la prova che l’immissione in commercio dei prodotti nella UE da parte del titolare o con il suo consenso determina un rischio concreto di compartimentazione dei mercati nazionali, solo in questo caso spettando al titolare la prova che i prodotti sono stati immessi con il suo consenso al di fuori della UE. Se questa prova fosse raggiunta il terzo dovrebbe provare che vi fosse un consenso del titolare alla successiva commercializzazione dei prodotti nella UE.

Non potendo il giudice arrogarsi il compito di stabilire l'esistenza o meno in una determinata opera di un valore artistico – occorre rilevare nella maniera più oggettiva possibile la percezione che di una determinata opera del design possa essersi consolidata nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato, estranei cioè ai soggetti più immediatamente coinvolti nella produzione e commercializzazione per un verso e nell'acquisto di un bene economico dall'altro. In tale prospettiva può darsi rilievo - al fine di riconoscere una positiva significatività della qualità artistica di un'opera del design - al diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali abbiano espresso in favore dell'appartenenza di essa ad un ambito di espressività che trae fondamento e che costituisce espressione di tendenze ed influenze di movimenti artistici o comunque della capacità dell’autore di interpretare lo spirito dell’epoca, anche al di là delle sue intenzioni e della sua stessa consapevolezza, posto che l'opera a contenuto artistico assume valore di per sé e per effetto delle capacità rappresentative e comunicative che essa possiede e che ad essa vengono riconosciute da un ambito di soggetti più ampio del solo consumatore di quello specifico oggetto. In tale contesto il giudice dunque non attribuisce all’opera del design un “valore artistico” ex post in quanto acquisito a distanza di tempo, bensì ne valuta la sussistenza con un procedimento che in qualche modo richiede un apprezzamento che contestualizzi l'opera nel momento storico e culturale in cui è stata creata, di cui assurge in qualche modo a valore iconico, che può richiedere (come per tutti i fenomeni artistici) una qualche sedimentazione critica e culturale (l’applicazione di tali criteri ha determinato il Tribunale a riconoscere nel modelli dei Moon Boots la qualità di opera del design industriale ai sensi del n. 10 del comma 1 dell’art. 2 l.d.a., evidenziando a tale fine tutti gli elementi e le circostanze che testimoniavano già all’epoca la considerazione che tale prodotto e le sue peculiari forme avevano assunto da parte di ambienti culturali ed artistici nonché del mondo del design).

La sostanziale identità delle forme non risulta in alcun modo compromessa dal fatto che i prodotti contestati presentino una colorazione particolare o marchi differenti.

In tema di diritto d'autore, l'elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione, in quanto mentre quest'ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per un'elaborazione dell'opera originale con un riconoscibile apporto creativo. Ciò che rileva, pertanto, non è la possibilità di confusione tra due opere, alla stregua del giudizio d'impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell'impresa, ma la riproduzione illecita di un'opera da parte dell'altra, ancorché camuffata in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile l'opera originaria

La fattispecie di plagio di un'opera altrui non è data soltanto dal "plagio semplice o mero plagio" o dalla "contraffazione" dell'opera tutelata, ma anche dal cosiddetto "plagio evolutivo", il quale costituisce un'ipotesi più complessa di tale fenomeno, in quanto integra una distinzione solo formale delle opere comparate, sicché la nuova, per quanto non sia pedissequamente imitativa o riproduttiva dell'originaria, in conseguenza del tratto sostanzialmente rielaborativo dell'intervento su di essa eseguito, si traduce non già in un'opera originale ed individuale, per quanto ispirata da quella preesistente, ma nell'abusiva, e non autorizzata, rielaborazione di quest'ultima, compiuta in violazione degli artt. 4 e 18 l.a. (nel caso di specie, ha ritenuto il Collegio che l'uso del glitter sia del tutto inessenziale a conferire l’autonomia ed originalità creativa necessaria per conferire al modello “glitterato” dignità di opera autonoma).

La ripresa pedissequa dei medesimi modelli per i quali era operativo l’impegno di astensione assunto in occasione di previo accordo transattivo consente di individuare la specifica violazione degli impegni medesimi, non aggirabili mediante la mera attribuzione ai modelli da ultimo contestati di un codice identificativo diverso da quelli indicati nell'accordo stesso anche in considerazione degli obblighi di buona fede connaturati all’ambito contrattuale di riferimento.

L’obbligo di non contestazione della tutela autorale spettante all'opera dell'ingegno assunto dalle parti contrattualmente è del tutto legittimo, risultando detta rinuncia pertinente a diritti disponibili delle parti.

Per dichiarare anche la sussistenza dell’ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. a titolo di concorrenza sleale dipendente dalla violazione di diritti di proprietà intellettuale occorre che sussistano spazi di effettiva autonomia rispetto alle condotte di plagio/contraffazione che ne consentono un’autonoma individuazione. Diversamente essa deve ritenersi assorbita.

Ogni soggetto che abbia partecipato alla filiera produttiva e distributiva del prodotto contraffatto deve risponderne in via solidale con gli altri appartenenti a tale filiera, avendo essi posto in essere un contributo causale comunque rilevante ai fini della consumazione dell’illecito (nel caso di specie - e fatte salve le domande di manleva interne svolte dalle convenute tra loro – sono state ritenute responsabili in concorso tra loro la società gerente il sito e-commerce e le attività di promozione, commercializzazione e logistica afferenti alla vendita dei prodotti in contraffazione; la società produttrice dei prodotti contestati e licenziataria del marchio su di essi apposti; la società licenziante dei marchi stessi e corresponsabile dell’ideazione, scelta ed approvazione dei prodotti contestati; la società venditrice dei prodotti)

L’esaurimento del diritto di distribuzione non si verifica ove il primo atto di trasferimento dell’opera originale o di sue copie sia avvenuto senza il consenso del titolare del diritto.

Quanto alla sussistenza di un pregiudizio in danno del titolare dell’opera oggetto di plagio/contraffazione, l’esistenza in sé di tale pregiudizio è connessa alla natura assoluta dei diritti spettanti all’autore ed ai suoi aventi causa sul piano delle facoltà di utilizzazione economica di essa.

Se è vero che il criterio della reversione degli utili non è stato esteso dal legislatore alla disciplina del diritto d’autore nei termini in cui esso è stato trasfuso nel terzo comma dell’art. 125 c.p.i., tuttavia il secondo comma dell’art. 158 l.d.a. prevede espressamente che il lucro cessante deve essere valutato dal giudice anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione dei diritti. Tale parametro, fondato sul beneficio tratto dall'attività vietata, nell'apprezzamento delle circostanze del caso concreto assurge infatti ad utile criterio di riferimento del lucro cessante, segnatamente quando il danno sia correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo.

Per la natura contrattuale dell’arbitrato irrituale, l’eccezione di compromesso non dà luogo a una questione di competenza bensì di proponibilità della domanda, risultando la relativa eccezione di natura sostanziale, attinente al merito. Anche in esito alla novella del 2006, che ha inserito e disciplinato l’istituto dell’arbitrato irrituale all’interno del codice di rito all’art. 808 ter c.p.c., l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ritiene che la clausola di arbitrato irrituale non comporti l’incompetenza del giudice ordinario a conoscere della domanda, ma soltanto, qualora la controparte sollevi ritualmente la relativa eccezione, l'improponibilità della medesima.

L’eccezione di esaurimento dei diritti di privativa del titolare di cui all’articolo 5 c.p.i. va qualificata eccezione in senso stretto. Infatti, l’esaurimento costituisce un fatto estintivo del diritto del titolare, una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio dello Spazio Economico Europeo. In particolare, con riferimento alle varietà vegetali, all’art. 5, comma 3, c.p.i., l’esaurimento si verifica in relazione: (i) al materiale di riproduzione o di moltiplicazione originariamente acquistato; (ii) al prodotto della raccolta, comprese piante intere o parti di esse ove cedute o commercializzate dallo stesso costitutore o con il suo consenso.

Quanto all'assetto degli oneri probatori il consenso del titolare non può essere presunto e l'onere di provarlo spetta in via generale all'operatore che ne invoca l'esistenza. L'onere probatorio è particolarmente pregnante, giacché esso non si esaurisce nella dimostrazione di avere acquistato il prodotto da un rivenditore operante all'interno dell'ambito comunitario, ma occorre altresì la prova che costui abbia a sua volta acquistato la merce dal titolare del marchio o da un soggetto a ciò abilitato nello spazio SEE.

La circostanza della pregressa estrazione e utilizzazione di foto in pendenza del rapporto contrattuale, non è, di per sé, idonea ad escludere l’illiceità del successivo riutilizzo, in mancanza di prova di un valido titolo di cessione dei diritti di riproduzione.

L’esaurimento del diritto non opera, di regola, con riguardo a diritti di utilizzazione diversi dal diritto esclusivo di distribuzione (art. 17 LA) e persino in tale ipotesi, legislativamente prevista, è escluso che l’esaurimento si verifichi rispetto a copie legittimamente realizzate “scaricando” opere messe a disposizione del pubblico via internet (art. 17.3 LA).

In tema di giurisdizione, l'art. 7, co. I, n. 2 Reg. UE 1215/2012 conferma il criterio del luogo di verificazione dell’evento dannoso come criterio di competenza. In conformità a quanto affermato ripetutamente dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potrebbero verificarsi le conseguenze future di tale lesione.

In caso di illecito effettuato a mezzo internet (promozione e pubblicizzazione di beni senza autorizzazione del titolare), la lesione del diritto della vittima è stato cagionata nel luogo di visualizzazione della promozione commerciale dei beni. Una diversa interpretazione, in caso di illecito effettuato a mezzo internet, che individuasse la competenza ora nel luogo dell’inserzionista, ora del server, renderebbe non solo eccessivamente oneroso -se non addirittura impossibile- per la vittima dell’illecito stabilire il luogo idoneo a fondare il collegamento, ma anche consentirebbe agli autori degli illeciti, che facessero ricorso al commercio elettronico, di sottrarsi alla giurisdizione italiana, pur operando sul mercato italiano, quando avessero sede all’estero, applicandosi, in base al menzionato regolamento europeo, il medesimo criterio dell’”evento dannoso”. In altre parole, si creerebbe un grave vulnus che pregiudicherebbe l’efficacia delle norme, per quanto rileva, del diritto industriale e delle direttive europee, qualora fosse consentito l’uso di segni distintivi contro la volontà del titolare del diritto, mediante offerta o pubblicità su internet destinata a consumatori che si trovassero sul territorio dello stato, per il solo fatto che il server o il prodotto si trovi in uno stato terzo.

In caso di vendita non autorizzata di prodotti recanti dicitura "campione" e "vendita vietata", la presenza delle predette diciture esclude che sia implicitamente riconosciuto il consenso del titolare del marchio alla loro immissione in commercio e conferma la non esistenza dei presupposti di operatività dell’esaurimento del diritto, per carenza del consenso del titolare.

La vendita di prodotti, quand'anche autorizzata e pertanto soggetta ad esaurimento dei diritti, in violazione delle disposizioni dell’etichettatura (mancata menzione degli ingredienti) e con alterazione dei prodotti nella parte relativa al confezionamento configurerebbe un "motivo legittimo" che giustifica l’opposizione del titolare del diritto.

Nel contratto di licenza di beni della proprietà intellettuale o industriale, le parti possono prevedere una pattuizione sulle modalità di smaltimento delle giacenze di magazzino di res prodotte dal licenziatario in costanza di rapporto ma rimaste invendute (altro…)