Sentenze con tag: importazioni parallele

L’importazione nello Spazio economico europeo di prodotti originali contrassegnati dal marchio ma destinati dal titolare al mercato statunitense costituisce violazione del marchio, non operando il principio di esaurimento, quando non sia provato il consenso del titolare all’immissione in commercio nello Spazio economico europeo, consenso che deve provenire da soggetti muniti di poteri idonei a esprimerlo e non può desumersi dalla conoscenza, da parte del titolare, degli intermediari che avevano ceduto i prodotti agli importatori [titolare statunitense di un marchio notorio di abbigliamento e licenziataria europea contro due società importatrici e una rete di dettaglianti estranei al sistema di distribuzione selettiva].

Il rivenditore professionale che acquista dagli importatori paralleli prodotti recanti le etichette e il prezzo in dollari tipici del mercato extraeuropeo, privi dell’etichetta che contraddistingue i canali di distribuzione selettiva, a prezzi notevolmente inferiori a quelli praticati ai rivenditori autorizzati, e li rivende sapendo di non essere inserito nella rete distributiva del titolare, concorre nella violazione del diritto di vietare ai terzi l’immissione in commercio dei prodotti contrassegnati dal marchio previsto dall’art. 20, comma 2, c.p.i. e non può invocare la propria buona fede, tanto più se in passato sia stato distributore ufficiale del titolare.

L’art. 125 c.p.i. stabilisce i criteri di calcolo del risarcimento del danno e non è limitato alla contraffazione del marchio, sicché si applica anche alla violazione derivante dall’importazione parallela non autorizzata; in un sistema di vendita a catena gli utili conseguiti dagli importatori possono costituire il parametro generale per quantificare anche il danno cagionato dai rivenditori al dettaglio, ai quali va imputata una quota commisurata alla percentuale dei prodotti da ciascuno detenuti o venduti.

Il titolare del marchio e il licenziatario per il territorio europeo sono legittimati cumulativamente all’azione risarcitoria per l’importazione parallela non autorizzata, perché solo il titolare può prestare il consenso all’importazione, consenso che ha un proprio valore economico, e il licenziatario subisce un pregiudizio autonomo dalla stessa condotta, anche in considerazione della confusione generata nel consumatore dall’immissione sul mercato europeo di prodotti destinati, per le loro caratteristiche, al mercato extraeuropeo.

Il giudice del merito può utilizzare come elementi indiziari le risultanze della descrizione eseguita in sede cautelare, anche se svolta in assenza di alcune delle parti, quando queste, nel successivo e autonomo giudizio di merito, abbiano potuto esercitare pienamente il diritto di difesa, e la relativa eccezione di inutilizzabilità proposta per la prima volta in appello è tardiva.

Il rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva può essere implicito nell’accoglimento della domanda che necessariamente ne presuppone la valutazione.

L’introduzione in Italia, senza il consenso del titolare, di prodotti provenienti da un Paese extracomunitario contrassegnati, anche legittimamente, con il suo marchio, pur non essendo sussumibile stricto sensu nella figura della contraffazione, perché i prodotti non divergono per essenza e provenienza da quelli venduti nell’Unione, costituisce una condotta obiettivamente contraria alla disciplina del marchio, in quanto lesiva del diritto di esclusiva che l’art. 20, secondo comma, c.p.i. riconosce al titolare di vietare a terzi di immettere in commercio i prodotti contraddistinti dal suo segno.

Chi invoca l’applicazione del principio dell’esaurimento del diritto di marchio deve fornire la prova del proprio assunto, documentando la provenienza dei prodotti da rivenditori autorizzati nel territorio dell’Unione, e tale onere, conforme anche al principio di vicinanza della prova, non comporta un’illegittima inversione dell’onere probatorio quando il titolare abbia fornito elementi presuntivi dell’importazione parallela, come i codici identificativi che individuano per ciascun prodotto il mercato di destinazione.

L’importazione parallela integra anche concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. quando i prodotti siano privi delle caratteristiche prescritte dalla legislazione eurounitaria, come la marcatura CE e l’indicazione del produttore, del manuale in lingua italiana e della garanzia regionale. Il decorso di alcuni mesi tra l’immissione in commercio dei prodotti e il ricorso non esclude il periculum quando la condotta sia attuale e vi sia il rischio di un danno irreparabile all’immagine del titolare.

Il titolare della privativa, ai sensi dell’art. 5, primo comma, c.p.i., esercita le proprie facoltà nei limiti della prima immissione dei beni, con il proprio consenso, nello Spazio Economico Europeo (S.E.E.), potendo esercitare un diritto potestativo volto a impedire la circolazione dei beni stessi qualora siano entrati, a contrario, nello S.E.E. senza il proprio consenso.

Fuori da questa tutela, il diritto di privativa esaurisce la sua forza verso i terzi che hanno acquistato da chi, all’interno dello S.E.E., era autorizzato a vendere con il consenso della casa madre, proprio per non alterare la libera concorrenza e la circolazione di merci nello S.E.E. Ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, c.p.i., una volta che si è esaurito il diritto di privativa, il titolare può ancora opporsi alla circolazione dei beni attinti dalla propria effige, legittimamente introdotti nello S.E.E., quando lo stato dei prodotti medesimi è alterato o modificato dopo la loro prima lecita immissione in commercio.

L’estensione della tutela serve ad assicurare che il marchio, con il suo intrinseco valore, sia tutelato non solo con riferimento al valore commerciale che deriva dall’immissione nello S.E.E. da parte del soggetto autorizzato, ma anche con riferimento alla repressione delle ipotesi di contraffazione successive che possano minare il valore del marchio svilendone la significanza, anche con pratiche di tipo confusorio, ledendo anche l’affidamento del consumatore finale.

L’asportazione, da parte del rivenditore che abbia acquistato i prodotti da distributori autorizzati dal titolare in altri Stati membri, come accertato con la descrizione disposta in corso di procedimento, dell’etichetta RFID apposta all’interno dei capi non integra un’alterazione o modificazione dello stato dei prodotti idonea a far riemergere il diritto di privativa esaurito: tali etichette, leggibili soltanto con lettori professionali di radiofrequenza e destinate alla logistica commerciale, non contengono informazioni obbligatorie per legge né caratterizzanti la qualità del prodotto percepibile dal consumatore, a differenza dei QR code, e non incidono sul significato del marchio quando le etichette di composizione tessile, i codici a barre e i cartellini restino integri e il taglio non sia visibile; ogni tutela ulteriore costituirebbe un pregiudizio alla libera circolazione delle merci. Ai documenti in lingua straniera si applica l’art. 123 c.p.c., che rimette al giudice la nomina del traduttore senza precluderne l’utilizzabilità.

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. a), CPI, e dell’art. 5, comma 1, CPI, è consacrato nell’ordinamento nazionale il divieto di importazioni parallele di origine europea secondo cui il titolare del marchio ha un diritto esclusivo che gli consente di vietare ai terzi d’importare nello Spazio Economico Europeo prodotti contrassegnati con il suo segno, salvo, appunto, che i prodotti in questione siano stati immessi in commercio all’interno del SEE dal titolare o “con il suo consenso”.

Il fenomeno delle importazioni parallele nel territorio UE, di prodotti destinati dal titolare dei marchi al territorio extracomunitario, comporta la violazione dei marchi, non producendosi l’effetto dell’esaurimento dei diritti su di essi, art. 5 CPI e 15 Reg. UE 2017/1001.

L'immissione in commercio, nella altrui zona di esclusiva, di prodotti non destinati al mercato comunitario e comunque oggetto di manipolazione costituisce violazione dell'art. 2598 nn. 1 e 3 c.c. poiché, oltre all'effetto confusorio, insito nella contraffazione, va considerato che il pubblico dei consumatori potrebbe essere indotto ad attribuire caratteristiche di minor pregio ai prodotti in tal modo commercializzati.

L’infrazione del divieto di importazione parallela extracomunitaria (non consenziente il titolare del marchio) unita alla successiva commercializzazione dei prodotti così importati certamente integra di per sé il presupposto della non conformità ai principi di correttezza professionale, per cui l’importazione parallela di merci originali, ma di provenienza extracomunitaria, è comunque illecita anche come atto contrario ai principi di correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda, secondo la fattispecie concorrenziale di cui all’art. 2598, n. 3, c.c.. In particolare, ove sia in dubbio il carattere propriamente “originale” dei prodotti (difettando il consenso del titolare del marchio), ciò consente il cumulo tra la tutela contro l’appropriazione di un marchio e la tutela presidiata dall’azione di concorrenza sleale: il medesimo fatto storico dà pertanto fondamento sia di un’azione reale, a tutela dei diritti di esclusiva sul marchio, sia anche, e congiuntamente, di un’azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia integrato i presupposti di cui all’art. 2598 c.c. [Fattispecie relativa all’offerta in vendita nella grande distribuzione di prodotti scolastici con le etichette olografiche del produttore rimosse o sostituite].

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