Sentenze con tag: marchio

Sebbene siano in astratto compatibili e cumulabili la tutela dei segni distintivi prevista dal codice della proprietà industriale e quella prevista dal codice civile in tema di concorrenza sleale, la medesima condotta può integrare sia la contraffazione della privativa industriale sia la concorrenza sleale per l'uso confusorio di segni distintivi soltanto se la condotta contraffattoria integri anche una delle fattispecie rilevante ai sensi dell'art. 2598 c.c.

Invero, dall'illecito contraffattorio non discende automaticamente la concorrenza sleale, che deve constare, infatti, di un quid pluris rispetto alla pura violazione del segno o del brevetto, cioè di una modalità di estrinsecazione della condotta ulteriore ai fini della configurabilità del fatto illecito.

Nella valutazione di nullità del marchio in quanto registrato in malafede, di cui all’art. 19, co. 2, c.p.i., ciò che rileva è la consapevolezza di ledere la legittima aspettativa di altri sul segno (ad esempio in caso di notorietà non ancora conseguita o in itinere o di conoscenza di investimenti altrui per lanciare un logo) mediante appropriazione dello stesso, in una prospettiva anticoncorrenziale di creazione di ostacoli all’attività di altri imprenditori del settore. L’onere di provare – a norma dell’art. 2697 c.c. – che un determinato marchio è stato registrato in mala fede ricade sul soggetto che ne affermi, per tale motivo, la nullità ai sensi dell’art. 25, lettera b), c.p.i.

La distribuzione degli affari giudiziari all'interno del medesimo Tribunale non integra una questione di competenza [in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente aveva formulato anche una domanda di accertamento della contraffazione di marchio e di risarcimento del danno da compensarsi, eventualmente, con l'importo ingiunto].

Ai fini dell'accertamento della contraffazione di marchio non è sufficiente allegare un'immagine dei prodotti contraffatti, occorrendo dimostrare anche che tali prodotti sono stati collocati sul mercato dall'asserito contraffattore.

Il lucro cessante derivante dalla contraffazione di marchio non può essere risarcito laddove il titolare del marchio non abbia provato in giudizio la diminuzione patrimoniale.

Il danno non patrimoniale all'immagine che deriva dalla contraffazione di marchio è risarcibile solo a fronte di specifica allegazione e prova (anche mediante l'utilizzo di presunzioni), non essendo sufficienti a tal fine mere elencazioni di voci di danno. Tali carenze probatorie, peraltro, non possono essere colmate attraverso il ricorso all'equità.

Costituisce contraffazione del marchio e pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 2598, n. 3 c.c., il comportamento di una società che, tramite i propri emissari, si presenti alla clientela di una concorrente fingendosi suoi agenti o mandatari, fornendo poi informazioni parziali o non veritiere sulle politiche aziendali di quest'ultima e proponendo alternative commerciali apparentemente più vantaggiose. Tale condotta risulta idonea a indurre in errore il consumatore medio sulla provenienza o natura dei servizi offerti, arrecando così danno all'impresa concorrente e sviandone la clientela.

La tutela del marchio di fatto trova fondamento nella funzione distintiva che esso assolve in concreto, per effetto della notorietà presso il pubblico, e, pertanto, presuppone la sua utilizzazione effettiva, con la conseguenza che la tutela medesima non è esperibile in rapporto a segni distintivi di un'attività d'impresa non più esercitata dal preteso titolare. L'acquisto del diritto sul marchio di fatto dipende quindi non solo dall'utilizzo del segno, ma richiede anche che il segno abbia raggiunto una notorietà qualificata.

Per ostacolare la registrazione del marchio successivo il preutente deve provare non solo l'uso, ma anche che il proprio preuso abbia determinato la notorietà generalizzata del proprio segno distintivo (marchio di fatto, denominazione o ragione sociale, ditta individuale) prima dell'uso da parte di altri. Si deve trattare di un uso sistematico, non sporadico e tale da consentirne la conoscenza effettiva da parte del pubblico dei consumatori interessati, mediante commercializzazione dei prodotti o servizi. La prova può essere offerta non solo documentalmente, tramite, ad esempio, la produzione di cataloghi e documentazione pubblicitaria, ma anche tramite prove testimoniali e indizi, purché dimostrino la rilevanza quantitativa o qualitativa del prodotto del servizio sul mercato, la durata della presenza e il suo ambito territoriale, facendo riferimento alle concrete modalità di diffusione del segno. L'uso di un marchio di fatto non deve necessariamente essere effettuato in un ambito territoriale esteso, così escludendo una notorietà sull'intero territorio nazionale, ma è sufficiente ai fini dell'acquisto del diritto che la notorietà si riverberi ultra-localmente.

Nel caso in cui i preutenti, in regime di tollerata coesistenza di un preuso non meramente locale, siano due, il preuso dell'altro imprenditore priva il segno di novità e impedisce la registrazione e nessuno dei due preutenti può registrare il segno senza il consenso dell'altro.

Il giudizio di confondibilità con riferimento ai marchi deboli va condotto con criteri meno rigorosi rispetto a quelli relativi alla confondibilità dei marchi forti, nel senso che anche lievi modificazioni o aggiunte grafiche e fonetiche possono essere idonee ad escludere la confondibilità. Uguali considerazioni valgono con riferimento all'accertamento della concorrenza sleale confusoria, dovendosi escludere che in virtù delle differenziazioni tra i segni distintivi in confronto, tenuto conto del carattere di marchio debole del segno anteriore, i consumatori possano essere indotti in errore.

Quando la commercializzazione avvenga via internet, la parte denominativa del marchio diviene recessiva, essendo rilevante, al contrario, l’impressione grafica e visiva generale. Il consumatore non potrà essere indotto in confusione laddove i colori, la rappresentazione grafica e la struttura delle pagine internet siano completamente diverse.

In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, esse hanno natura di allegazione difensiva e vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità. Non è peraltro possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento di tali spese in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento.

La prova del lucro cessante da contraffazione di marchio, particolarmente onerosa per il danneggiato, non è richiesta come condizione imprescindibile per la liquidazione di tali danni patrimoniali considerato che, nel caso di violazione di diritti di proprietà industriale, il danno patrimoniale da lucro cessante si presume ed è liquidato in misura non inferiore a quella corrispondente ai canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. Si tratta di una liquidazione minima per il danneggiato, che postula presuntivamente iuris et de iure il consenso del titolare del diritto allo sfruttamento del suo diritto e che può trovare applicazione anche quando il consenso in concreto non sarebbe stato concesso.

La logica strettamente restitutoria sottesa alla previsione di cui all’art. 125 comma 3 c.p.i., rimedio autonomo ed indipendente dallo strumento risarcitorio, oltre a comportare che lo stesso trovi attuazione anche in mancanza di prova del lucro cessante e in mancanza di elemento soggettivo del dolo o della colpa, ha quale ulteriore conseguenza che la condanna non possa che essere pronunciata esclusivamente nei confronti del soggetto percettore di tali utili.

Il periculum per i casi di contraffazione non è in re ipsa, essendo necessario che il ricorrente fornisca una prova, sia pure indiziaria, del danno subito e del pericolo derivante dalla reiterazione della condotta che viene ascritta alla controparte, allegando fatti quali, ad esempio, o la perdita (dimostrata) di clienti passati alla concorrente, il drastico calo del fatturato, in collegamento con l'aumento del fatturato della resistente, il rischio concreto di destabilizzazione economica; ciò in quanto deve essere pur sempre operato il bilanciamento degli interessi delle parti in causa, alla luce della gravità delle misure invocate. [Nel caso di specie la ricorrente avrebbe dovuto provare il mancato rispetto dei disciplinari sull'uso del marchio di certificazione, i quali stabiliscono i parametri che definiscono un prodotto vegetariano o vegano. In particolare, la ricorrente avrebbe dovuto provare l'esistenza di un concreto periculum quantomeno elencando le caratteristiche necessarie per l'utilizzo del marchio e allegando la prova del mancato rispetto di detti requisiti.]

Deve essere inibita, ai sensi dell’art. 131 c.p.i., la condotta della società che si è posta in violazione sia della disposizione negoziale che la obbligava a non utilizzare un marchio figurativo registrato a seguito della risoluzione per inadempimento di un contratto di affiliazione commerciale, sia dell’art. 20 del c.p.i., il quale attribuisce al titolare di un marchio registrato il diritto di vietare a terzi, tra le altre condotte, quella di usare nell’attività economica un segno identico al marchio per prodotto o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato (lett. a). Ricorrono, infatti, tanto il requisito del fumus boni iuris, in quanto l’utilizzo del marchio quando sia revocato il consenso del titolare è privo di un titolo giustificativo, nonché in relazione alla apparente identità dei servizi commercializzati dalla resistente con quelli per cui il marchio è stato registrato, ed esso si presenta dunque idoneo a generare nel pubblico il rischio di confusione, quanto il requisito del periculum in mora, in considerazione dell’attualità del fenomeno contraffattorio, e della potenzialità espansiva del danno, poiché suscettibile di provocare effetti pregiudizievoli nei rapporti economici di mercato non integralmente riparabili per equivalente monetario, oltre che difficilmente quantificabili all’esito del giudizio di merito.

L’interesse ad agire per la dichiarazione di decadenza o di nullità di un marchio è riconoscibile a favore di tutti gli operatori del settore cui si riferisce la privativa ed, in particolare, a qualsiasi imprenditore concorrente, anche in via potenziale e futura, del titolare, sulla sola base dell’affermazione che egli trova nella presenza della stessa un ostacolo all’esercizio della propria attività.

Nel valutare l’uso effettivo di un marchio, si deve escludere che possa considerarsi effettivo un uso finalizzato alla mera conservazione dei diritti sul marchio, ossia un uso meramente simbolico. Nell’ipotesi di decadenza per non uso, a prescindere dal fatto che sia stata proposta come domanda o come eccezione, l’onere di provare l’uso effettivo incombe sul titolare del marchio.

Il lustro che deve essere preso in considerazione inizia a decorrere dalla data in cui il marchio di cui si chiede la decadenza è stato rinnovato e non dalla data di registrazione.

La mera rinnovazione del deposito del marchio alla sua scadenza, ove non sia ad essa associato anche un uso effettivo di esso o una ripresa dello stesso, non impedisce la declaratoria di decadenza per non uso.

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell’art. 24 c.p.i. non si applicano ai marchi deboli in quanto se il marchio è debole, allora anche una piccola modifica gli fa perdere quel carattere distintivo richiesto dall’art. 24 comma 2 c.p.i. Pertanto, qualora il titolare disponga di altri marchi utilizzati nel periodo in cui non era utilizzato il marchio debole oggetto di contestazione per non uso, se questi ultimi sono diversi, anche se di poco, essi non sono idonei ad assolvere la funzione richiesta dalla citata norma.