Nullità del marchio registrato in mala fede dall’ex licenziatario durante le trattative di acquisto
La domanda di nullità del marchio per registrazione in mala fede, ai sensi dell’art. 19, co. 2, c.p.i., e quella per difetto di novità, ai sensi dell’art. 12 c.p.i., hanno presupposti diversi e non incompatibili, perché la prima riguarda una condotta del registrante connotata da un’intenzione disonesta, la seconda i requisiti di registrabilità del marchio alla luce di diritti anteriori. Esse possono quindi essere proposte nello stesso giudizio, anche in via subordinata, e l’accoglimento dell’una fa venir meno l’interesse all’altra.
La registrazione è in mala fede quando il registrante, al momento del deposito, è consapevole che altri possa vantare una legittima aspettativa di tutela su quel segno, o abusa di un rapporto di collaborazione o di fiducia. Non occorre la prova certa che il registrante conoscesse l’intenzione dell’altro di procedere alla registrazione, se la coincidenza temporale tra i contatti tra le parti e il deposito induce a ritenere che egli ne avesse quanto meno il sospetto e il timore. [Nella specie, la società tessile che per anni era stata licenziataria esclusiva del marchio «KIPAWA 1938», ideato dall’armatore dell’omonima imbarcazione, registrato e poi non rinnovato, aveva depositato la domanda di registrazione del marchio pochi giorni dopo essere stata interpellata dal titolare sul possibile acquisto del marchio e un giorno prima che questi tentasse il deposito; poco dopo aveva depositato anche il marchio «KIPAWA»].
La concessione in licenza costituisce sfruttamento del segno distintivo ai sensi dell’art. 23, co. 2, c.p.i. Ai fini della nullità per registrazione in mala fede, che tutela proprio la legittima aspettativa di chi ha ideato il segno e intende proteggerlo con la registrazione, sono irrilevanti il mancato rinnovo della precedente registrazione, l’assenza di iniziative imprenditoriali dell’ideatore e la sua inattività per alcuni anni.
La dichiarazione di nullità del marchio registrato in mala fede non comporta automaticamente il risarcimento del danno: occorre la prova del nesso causale e dell’entità del pregiudizio, e il guadagno tratto dal registrante dall’uso del marchio non costituisce di per sé un danno per l’ideatore che non abbia allegato di svolgere un’attività concorrente né abbia proposto una domanda di contraffazione del proprio marchio di fatto. Per le stesse ragioni non possono essere disposte la rimozione del marchio dai prodotti, il ritiro dal commercio e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 124 c.p.i., misure che presuppongono la violazione di un diritto di proprietà industriale. [Nella specie, l’allegazione che la registrazione avesse impedito la cessione del marchio era stata formulata solo in comparsa conclusionale].
Il licenziatario che non ha eseguito la prestazione corrispettiva prevista dalla licenza può paralizzare la domanda risarcitoria del licenziante con l’eccezione di inadempimento, senza necessità di chiedere la risoluzione del contratto, quando il licenziante non prova di aver adempiuto ai propri obblighi promozionali. [Nella specie, la licenza gratuita del marchio prevedeva la fornitura di abbigliamento per l’equipaggio a fronte della partecipazione dell’imbarcazione a manifestazioni sportive; l’imbarcazione era stata venduta e non vi era prova della partecipazione alle regate nel periodo contestato].
