Nullità del marchio costituito dal toponimo notorio di una frazione comunale registrato senza consenso

È nullo ai sensi degli artt. 25 e 8, comma 3, c.p.i. il marchio costituito dalla denominazione notoria di una località [toponimi noti a livello mondiale in ambito turistico e sportivo] registrato da terzi senza il consenso dell’ente pubblico territoriale nel cui ambito la località è compresa, che ne è l’avente diritto. La norma mira infatti a evitare lo sfruttamento a fini commerciali dei nomi e dei segni notori da parte di terzi estranei che intendano appropriarsene, approfittando della loro forza attrattiva e del loro valore suggestivo; la tutela si estende quindi anche alle denominazioni delle frazioni di un ente pubblico, quando esse siano inequivocabilmente e diffusamente identificative del territorio, e non è limitata all’ipotesi in cui sia ripresa l’intera denominazione dell’ente.

La temporanea rinuncia del Comune all’utilizzo della denominazione notoria [sostituita nel toponimo ufficiale della frazione da altra denominazione, poi ripristinata in corso di causa] non consente ai terzi di registrarla come marchio, perché resta da tutelare il diritto dell’ente di disporne quale avente diritto [trattandosi di denominazioni utilizzate da quasi un secolo per individuare una frazione del territorio comunale].

Il Comune non può essere escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 8, comma 3, c.p.i. sul presupposto che sia un ente con finalità economiche, perché l’art. 19, comma 3, c.p.i., nel consentire alle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni di ottenere registrazioni di marchio aventi a oggetto elementi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del territorio, riconosce all’ente pubblico il diritto prioritario di sfruttarli e vincola i proventi al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura dei disavanzi.

Il marchio costituito da un toponimo notorio è nullo anche ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b), c.p.i., perché l’indicazione della provenienza geografica lo priva di capacità distintiva.

La comunicazione alla stampa della diffida con cui i titolari di un marchio appena registrato contestano l’uso del segno da parte di un terzo [l’ente territoriale] non è sufficiente a provare un intento denigratorio ai sensi dell’art. 2043 c.c., perché ne emerge piuttosto la volontà di tutelare il marchio, e a tal fine non rileva il successivo accertamento della sua nullità. Il danno all’immagine e alla reputazione è un danno conseguenza che non sussiste in re ipsa e deve essere allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento, anche mediante presunzioni fondate su elementi indiziari diversi dal fatto in sé [commenti pubblicati sui social riconducibili non alla condotta dei convenuti ma a una scelta dell’ente contestata da alcuni cittadini].

La pubblicazione della sentenza a spese dei convenuti non può essere disposta quando la domanda risarcitoria è respinta, perché ne costituirebbe di fatto una modalità, né può fondarsi sull’art. 126 c.p.i. quando l’attore non invoca la violazione di propri diritti di proprietà industriale.

È domanda nuova, inammissibile perché diretta ad ampliare il thema decidendum, quella di nullità dei marchi oggetto di ulteriori domande di registrazione depositate dai convenuti in corso di causa, formulata per la prima volta con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.

È inammissibile, perché generica ed esplorativa, l’istanza di esibizione di tutte le comunicazioni diffuse dalla controparte in relazione ai marchi oggetto di causa, volta a provare l’estensione dell’attività illecita.