Anteriorità non indicata dalla parte e poteri del CTU nel giudizio di nullità del brevetto
Quando l’attore ha tempestivamente allegato il motivo di nullità del brevetto per difetto di attività inventiva, il consulente tecnico d’ufficio può fondare la propria valutazione su un’anteriorità che la parte non ha specificamente indicato [brevetto statunitense la cui esistenza emergeva dalla decisione della Commissione di ricorso dell’Ufficio europeo dei brevetti prodotta dai convenuti], senza violare il principio dispositivo, perché il fatto principale è già stato allegato e l’individuazione del documento che ne prova la fondatezza può essere rimessa al giudice e al consulente, che del giudice è ausiliario. Il consulente non può invece individuare autonomamente un profilo di nullità che la parte interessata non abbia mai allegato.
Il consulente tecnico d’ufficio può reperire il testo di un documento pubblico [brevetto anteriore liberamente accessibile in una banca dati brevettuale] la cui esistenza emerga dai documenti già tempestivamente prodotti in causa, perché sarebbe irragionevole che, potendo ricevere ai sensi dell’art. 121, V comma, c.p.i. documenti inerenti ai quesiti non ancora prodotti in causa, anche dopo le preclusioni istruttorie, egli non possa acquisirlo direttamente.
Le decisioni della Divisione di opposizione e della Commissione di ricorso dell’Ufficio europeo dei brevetti che confermano la validità del brevetto europeo non sono vincolanti nel giudizio di nullità della frazione italiana, sicché il consulente tecnico d’ufficio può discostarsene indicando le ragioni delle sue diverse conclusioni.
Non comporta attività inventiva la scelta di un intervallo dimensionale delle particelle da trattare che non risolve alcun problema tecnico e non determina alcun effetto tecnico inaspettato, quando l’apparecchio descritto nell’anteriorità è già implicitamente adatto a trattare particelle di quelle dimensioni [perché provvisto dell’involucro di protezione dalle condizioni atmosferiche che, secondo le rivendicazioni del brevetto, consente il trattamento di particelle nell’intervallo rivendicato]. Ai fini della brevettabilità non basta infatti che l’invenzione sia nuova, perché essa deve rappresentare un progresso tecnico non ovvio per la persona esperta del ramo.
Il consulente tecnico d’ufficio può utilizzare i disegni di un brevetto anteriore per giungere alla più esatta comprensione del suo contenuto [verificando che il flusso di particelle sia separato in base alle dimensioni, benché le rivendicazioni facciano riferimento al peso], senza con ciò ridurre la portata delle rivendicazioni.
Non costituisce concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. pubblicizzare un prodotto come protetto da una domanda di brevetto che lo ha effettivamente protetto, anche se il brevetto è poi decaduto per mancato pagamento dei diritti di mantenimento, perché tale circostanza non rileva nei rapporti con il concorrente che non alleghi in che termini la condotta abbia concretamente danneggiato la sua attività.
Lo svolgimento, da parte del consulente tecnico d’ufficio, di considerazioni tecniche esulanti dall’ambito oggettivo del quesito non determina la nullità della consulenza se è stata assicurata alle parti la possibilità di interloquire [nella specie, il consulente aveva espressamente invitato le parti a prendere posizione sulla nuova anteriorità].
