Marchio di fatto, preuso in ambito accademico di un neologismo e registrazione in mala fede

L’impiego di un neologismo nella redazione di un’opera letteraria mai pubblicata e nel programma di un corso di formazione post-laurea tenuto presso un’università, rimasto confinato nella ristretta cerchia dei collaboratori e di quanti ne abbiano avuto conoscenza per ragioni accademiche o scientifiche, non integra il preuso effettivo di un marchio di fatto né la notorietà non puramente locale idonea a privare di novità il marchio successivamente registrato da altri, perché il segno resta sostanzialmente sconosciuto al mercato di riferimento e non è sfruttato sul piano commerciale [neologismo ideato da un odontoiatra per designare una prassi clinica, utilizzato in ambito scientifico e accademico e registrato come marchio dalla società di gestione di una clinica amministrata da un suo collaboratore].

È intrinsecamente contraddittorio invocare, quale presupposto della tutela del marchio di fatto, la notorietà di un segno che nelle intenzioni del suo ideatore doveva restare segreto fino alla sua presentazione pubblica.

La nullità del marchio per registrazione in mala fede ai sensi dell’art. 19, comma 2, c.p.i. presuppone la prova di una legittima aspettativa alla registrazione del segno, desumibile da indici inequivoci della volontà di procedere alla sua registrazione come marchio, sicché, quando tale aspettativa resti una mera allegazione priva di supporto probatorio, non può ritenersi accertato l’animus nocendi del registrante, ossia la consapevolezza di ledere una legittima aspettativa altrui.

Non può qualificarsi come meramente ostruzionistica la registrazione del marchio da parte di chi abbia poi effettivamente utilizzato il segno per pubblicizzare la propria attività.

È inammissibile ai sensi dell’art. 244 c.p.c. l’istanza di prova testimoniale che si limiti a elencare i soggetti da escutere sulle circostanze dedotte nell’atto introduttivo, senza articolare capitoli specifici sui fatti da provare né collocarli nel tempo e nello spazio, perché non consente al giudice di valutare la rilevanza dei fatti rispetto al thema probandum e preclude alla controparte l’articolazione della prova contraria.

La parte che non compare alla prima udienza di comparizione decade dalla facoltà di chiedere l’assegnazione dei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., sicché le sue istanze istruttorie restano definitivamente precluse e non possono essere utilmente reiterate in appello.

Il motivo di appello che si risolve nella mera reiterazione delle difese svolte in primo grado e non contesta specificamente la parte della motivazione relativa a un punto centrale della decisione non è idoneo a scalfire l’impianto motivazionale della sentenza impugnata.

La nullità del marchio per registrazione in mala fede ai sensi dell’art. 19 c.p.i. riguarda una condotta autonoma, che presuppone un’intenzione disonesta desumibile dalle situazioni oggettive di conflitto d’interessi in cui il richiedente ha operato, e si distingue dalla nullità per difetto di novità ai sensi dell’art. 12 c.p.i., che attiene alla valutazione dei requisiti di registrabilità del marchio posteriore alla luce di anteriori diritti su marchi o altri segni distintivi.

La disciplina della registrazione in mala fede accorda una tutela anticipata a chi, pur avendo già destinato un segno a fungere da proprio marchio, non lo abbia ancora registrato, e richiede in capo al registrante la consapevolezza dell’altrui interesse alla registrazione e l’intenzione di ostacolarne l’iniziativa, ovvero il perseguimento di una finalità meramente ostruzionistica.

La fattispecie costitutiva del diritto sul marchio di fatto è integrata dall’uso del segno, inteso come sfruttamento che induca il consumatore ad associarlo al prodotto o al servizio percependone la valenza distintiva, e dalla notorietà, intesa come conoscenza effettiva da parte del pubblico di riferimento e non come automatico riflesso del carattere pubblico dell’uso; la notorietà puramente locale consente al preutente soltanto di proseguire l’uso nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso ai sensi dell’art. 2571 c.c., mentre la notorietà non puramente locale determina, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a), c.p.i., la nullità per difetto di novità del marchio successivamente registrato da altri.

La tutela del marchio non registrato si fonda sulla funzione distintiva che esso assolve in concreto e presuppone un uso effettivo, omogeneo e costante nel tempo, non sporadico, casuale od occasionale, nell’esercizio di un’attività imprenditoriale, sicché non è esperibile in rapporto a segni distintivi di un’attività d’impresa mai esercitata.

L’onere di provare il preuso e la notorietà non puramente locale del segno grava su chi si afferma titolare del marchio di fatto, che non beneficia della presunzione di validità del marchio registrato di cui all’art. 121 c.p.i., e deve essere assolto con elementi rigorosi che attestino l’effettiva commercializzazione dei prodotti o servizi o investimenti pubblicitari all’epoca del preteso preuso e una diffusione sistematica presso una larga parte dei consumatori interessati, non essendo sufficienti la mera produzione di cataloghi, l’uso limitato al territorio di una regione o la sola presenza del segno su siti web o social network.

Il difetto di specifica indicazione dei fatti da provare per testi è rilevabile d’ufficio, nonostante l’acquiescenza della controparte, perché attiene al giudizio preliminare di rilevanza della prova, mentre le nullità derivanti dalla violazione di regole di validità della prova testimoniale, poste a tutela dell’interesse delle parti, sono rilevabili solo su eccezione e restano sanate dall’acquiescenza prestata all’assunzione del mezzo istruttorio.