Valutazione del rischio di confusione tra marchi e carattere debole di un marchio descrittivo; il preuso invalidante di un marchio successivo avvenuto tramite insegna e nome a dominio

Il rischio di confusione tra due segni deve essere oggetto di una valutazione globale che tenga conto di tutti i fattori pertinenti al caso di specie, da calibrare avendo a riferimento la percezione di un consumatore medio.

Debole è quel marchio che, pur non identificandosi con la denominazione generica, lascia tuttavia agevolmente trasparire quale prodotto contraddistingue. E’ debole perché oggetto di esclusiva è solo quella parte del marchio che si differenzia dalla denominazione generica, rimanendo logicamente utilizzabile da parti di altri l’altra parte, quella che appunto richiama la denominazione generica. La “debolezza” sta nel fatto che il relativo titolare non può opporsi a che altri usino un marchio anch’esso poco distante dalla denominazione generica se questo secondo marchio, pur magari identico nella parte non distintiva, si differenzi per la parte monopolizzabile del marchio, parte che può pure essere di scarso rilievo.

In virtù del principio di unitarietà dei segni distintivi, anche la ditta, l’insegna e i domain names utilizzati anteriormente possono avere potere invalidante del marchio registrato successivamente: pertanto, il preuso come ditta o insegna di un segno, al pari di quello come marchio, costituisce deroga al diritto esclusivo del registrante. Nel caso di specie, la circostanza allegata da parte convenuta circa l’utilizzo dei segni attorei all’interno delle proprie insegne e nel proprio sito internet, per molti anni ed in un periodo antecedente alla registrazione del marchio, rappresenta una eccezione idonea a paralizzare la domanda di contraffazione e inibitoria dell’attrice.