Descrizione, estensione della domanda cautelare al terzo chiamato e inibitoria contro la filiera contraffattoria

Quando il resistente chiami in causa il terzo quale principale legittimato passivo rispetto alle contestazioni del ricorrente, in quanto committente dei macchinari asseritamente contraffattori e quindi autore dell’illecito, si configura una chiamata del terzo responsabile, nella quale la domanda cautelare originaria si estende automaticamente al terzo chiamato, essendo fondata sulla medesima causa petendi. È quindi ammissibile l’estensione nei suoi confronti delle domande di conferma della descrizione e di inibitoria, anche se il terzo deduca di essere stato chiamato ai soli fini dell’attuazione della descrizione.

L’inibitoria può essere pronunciata nei confronti sia del costruttore sia del committente dei macchinari contraffattori, in quanto entrambi parte, quantomeno sul piano oggettivo, della filiera contraffattoria. L’emissione di misure cautelari prescinde dalla buona fede o dall’assenza di colpa, che rilevano semmai sotto il profilo della responsabilità risarcitoria.

Nel giudizio cautelare di contraffazione, al fumus della violazione accertato dal consulente tecnico d’ufficio corrisponde specularmente il difetto di adeguato riscontro delle cause di nullità del brevetto e del diritto di preuso eccepiti dal resistente, tenuto conto della natura sommaria dell’accertamento e della presunzione legale di validità del titolo registrato ex art. 121, comma 1, c.p.i. Non integra una divulgazione anteriore idonea a escludere la novità la dichiarazione scritta di un singolo soggetto priva degli elementi tecnici essenziali della soluzione, né un filmato posteriore alla data di priorità; il diritto di preuso ex art. 68, comma 3, c.p.i. richiede la prova dell’identità tecnica tra la soluzione brevettata e quella preusata.

La prosecuzione di condotte di commissione, progettazione e realizzazione di macchine in violazione di brevetti incide sullo sfruttamento esclusivo della privativa da parte del titolare e del licenziatario e configura il concreto rischio di un danno da perdita di quote di mercato difficilmente quantificabile e riparabile per equivalente, suscettibile di aggravamento nelle more del giudizio di merito, che giustifica la tutela inibitoria anticipata.

Non è necessario disporre il sequestro probatorio dei macchinari quando nel corso del procedimento cautelare sia già stata espletata un’approfondita consulenza tecnica d’ufficio.

Ai fini della conferma della descrizione concessa con decreto inaudita altera parte, almeno quando si tratti della tutela di privative brevettuali, il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova utile o necessaria nel futuro giudizio di merito e, soltanto in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela, perché la misura è sia rimedio di istruzione preventiva sia rimedio cautelare subordinato al rischio di dispersione della prova. Il fumus consiste quindi nella sussistenza di un ragionevole sospetto della violazione e nella non pretestuosità della domanda, allo scopo di evitare che tale tutela sia sollecitata con finalità meramente esplorative o di abusiva intromissione nella sfera dei concorrenti, e può ritenersi soddisfatto da un indice di probabilità della violazione più ridotto rispetto a quello necessario per misure più invasive, quali il sequestro o l’inibitoria.

Il periculum in mora rilevante ai fini della concessione e della conferma della descrizione consiste nel pericolo di dispersione della prova, anche mediante soppressione od occultamento delle cose, dei documenti e delle informazioni di cui è richiesta la protezione. Per la concessione dell’inibitoria l’onere di allegazione e prova è maggiore, perché il provvedimento presuppone l’accertamento, sia pure a livello di fumus, dell’illecito di contraffazione.