In tema di tutela dei segreti commerciali ex artt. 98 e 99 c.p.i., il provvedimento di descrizione ex art. 129 c.p.i. richiede una valutazione del fumus boni iuris meno rigorosa rispetto al sequestro, in quanto istituto cautelare finalizzato non all'anticipazione della tutela sostanziale bensì alla salvaguardia del diritto alla prova, essendo sufficiente il ragionevole sospetto di una violazione o la non pretestuosità della domanda. Il sequestro cautelare postula invece la verosimile sussistenza dei requisiti di cui all'art. 98 c.p.i. - segretezza delle informazioni, valore economico e adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto - requisiti che possono essere apprezzati dal giudice anche sulla base della documentazione prodotta in atti, indipendentemente dall'esito parziale o incompleto della consulenza tecnica d'ufficio.

In materia di proprietà industriale, ai fini della concessione e conferma del provvedimento cautelare di descrizione ex artt. 129 e 130 c.p.i., è sufficiente la prova documentale della titolarità dei diritti e la sussistenza di elementi presuntivi di contraffazione, anche corroborati dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Il requisito del fumus boni iuris può ritenersi integrato anche in presenza di violazioni parziali accertate, mentre il periculum in mora sussiste laddove l’utilizzo dei prodotti contraffatti sia idoneo a determinare sviamento di clientela e svilimento del brevetto, danni non integralmente risarcibili per equivalente.

La facoltà, prevista dall'art. 130, comma 2, c.p.i., per la parte destinataria della descrizione di farsi assistere da un tecnico di fiducia durante le operazioni, non comporta un obbligo di previa instaurazione del contraddittorio che vanificherebbe l'effetto a sorpresa della misura. La partecipazione del destinatario è necessaria in quanto le operazioni si svolgono in luoghi nella sua disponibilità, ma l'intervento del tecnico di fiducia è ammissibile solo se avviene "a stretto giro", compatibilmente con la natura cautelare e urgente delle operazioni, senza pregiudicare le finalità della misura stessa.

La descrizione, quale strumento volto all’acquisizione della prova della violazione del diritto di proprietà industriale, svolge una funzione tale da assimilarla ai provvedimenti di istruzione preventiva, rivolti non tanto - o non solo - alla tutela di un diritto sostanziale, quanto piuttosto alla salvaguardia del diritto processuale alla prova.

Non è contestabile la natura cautelare della descrizione, viepiù a seguito della riforma del 2010, natura della quale, come da tempo affermato dalla stessa Corte Costituzionale, partecipano anche i provvedimenti di istruzione preventiva.
Le menzionate caratteristiche si riflettono sui presupposti necessari alla concessione del provvedimento, dovendo, secondo l’orientamento tradizionale, il fumus boni iuris essere apprezzato, in via diretta, in relazione al diritto processuale alla prova - ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito - e, in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui s’invoca tutela, e dovendo il periculum in mora essere individuato nell’esigenza di non disperdere la prova, oltre che nella probabile sopravvenienza di un pericolo di danno imminente e irreparabile alla situazione sostanziale fatta valere, pregiudizio alla cui neutralizzazione è - in via mediata - finalizzato il provvedimento cautelare richiesto.

La verifica della sussistenza di titoli di privativa e della verosimiglianza della violazione deve essere effettuata alla luce degli elementi che parte ricorrente, secondo diligenza, può acquisire nella sua posizione di extraneus alle attività produttive e commerciali di controparte. La verifica dell’esistenza del fumus boni iuris presuppone - con un grado di approfondimento proporzionato alla natura e alla specificità delle allegazioni ed eccezioni delle parti - l’accertamento sommario della validità della privativa e dell’interferenza del trovato messo in circolazione con il diritto del ricorrente, onde evitare che la misura venga richiesta allo scopo di eludere l’onere della prova gravante sul ricorrente o di arrecare danno al concorrente.
La ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 121 c.p.i. deve ritenersi operante anche nell’ambito del procedimento cautelare, non essendovi alcun dato normativo o sistematico che possa portare a diversa conclusione. Nulla impedisce che, anche nell’ambito del procedimento cautelare, pur con le peculiarità di una cognizione sommaria, sia possibile, per chi vi ha interesse, eccepire la nullità del titolo e fornire elementi di prova a sostegno dell’eccezione.

La tutela cautelare è ammissibile, in punto di periculum in mora e anche in difetto di precipua prova degli elementi costitutivi dello stesso, purché la condotta lesiva sia ancora in itinere e suscettibile di ulteriori e imprevedibili o incontrollabili sviluppi.

L’utilizzo di un marchio di proprietà altrui senza autorizzazione del legittimo titolare costituisce una violazione dei diritti di proprietà intellettuale e atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n.1 c.c., che comporta la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 125 c.p.i. comma 2 per l’illecito utilizzo del marchio, in misura non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

La misura della descrizione è reclamabile in assenza di espresso divieto e richiede la sussistenza di un fumus attenuato. La valutazione dell’esito ai sensi dell’art. 129, comma 4, non comporta necessariamente la revoca della misura, potendo questa essere confermata anche in presenza di risultato negativo, in quanto caratterizzata da natura esplorativa ed esposta a un’inevitabile alea.

La descrizione ha lo scopo di acquisire la prova della violazione del diritto e scongiurarne così la dispersione ed è direttamente strumentale al prospettato giudizio di merito. La prova utilizzabile nel futuro giudizio di merito è quindi quella ritualmente e correttamente acquisita nel rispetto delle regole processuali. Il vaglio sulla correttezza del procedimento che ha portato all’individuazione degli elementi acquisibili come prova spetta al giudice del procedimento cautelare che può confermare -del tutto o parzialmente- o revocare il provvedimento emesso inaudita altera parte, non solo previa valutazione della rilevanza e pertinenza degli elementi acquisiti rispetto alla domanda proposta, sul piano sostanziale, ma anche procedendo alla verifica della correttezza del procedimento che ha portato all’acquisizione degli elementi stessi.

Le informazioni commerciali non devono essere divulgate all’esterno della società attrice, né possono essere trasferite nella nuova società costituita dagli ex dipendenti, anche in presenza di misure di sicurezza piuttosto blande, quando tali informazioni sarebbero dovute restare segrete, per avere i convenuti sottoscritto con la datrice di lavoro dei patti di segretezza.

Le informazioni e i dati acquisiti ed elaborati dal dipendente per conto, a spese e a rischio del datore di lavoro, appartengono a quest’ultimo. In nessun caso, pertanto, è consentito avvalersi di quelle informazioni se non a vantaggio del datore di lavoro.

L’accertata sottrazione di segreti commerciali e la violazione delle regole volte alla leale concorrenza comportano l’applicazione del divieto di utilizzazione dei segreti sottratti. Anche se tali informazioni fossero obsolete, in quanto parziali, non attuali, non sfruttabili sulla base delle mutate condizioni e dinamiche di mercato, le stesse, poiché sono state acquisite con modalità non corrette, non dovranno comunque essere utilizzate.

La richiesta di inibitoria all’utilizzo della “rete commerciale” e, in particolare, di agenti plurimandatari e della clientela, non può essere accolta laddove porti a un rilevante danno in capo a soggetti, totalmente estranei rispetto alle condotte di sottrazione di segreti.

Il possesso su propri dispositivi elettronici di documenti aziendali o comunque contenenti notizie relative all'azienda dopo la cessazione del rapporto di lavoro rende verosimile l'esistenza di una condotta di violazione di segreto aziendale, tale da integrare il fumus boni iuris ed il periculum in mora, e impone l'adozione di provvedimenti cautelativi al fine di scongiurare il rischio di un aggravamento o di una perpetuazione della violazione.

L'accertamento nel merito, passato in giudicato, della validità di un brevetto non costituisce un “indispensabile antecedente logico-giuridico” della concessione di misure cautelari: elemento sufficiente per la concessione di siffatte misure, infatti, è una verosimile validità del brevetto, che ben può sussistere – e, di regola, sussiste – anche in assenza di una sentenza passata in giudicato.

Sospendere l’efficacia esecutiva di un’inibitoria garantita da penale non può che comportare il provvisorio venir meno dello stesso obbligo al pagamento della penale.

Nell’ipotesi di privative non titolate, tra cui rientrano i segreti industriali, in caso di contestazione della sussistenza del diritto, compete a chi agisce in giudizio dare contezza dell’esistenza della privativa, fornendo la prova sia della esistenza delle informazioni tecniche e commerciali, sia della sussistenza dei presupposti di tutela di cui all’art. 98 cpi.

Ai fini della sussistenza del requisito della segretezza di cui all’art. 98 cpi non è richiesto che le informazioni siano assolutamente inaccessibili, perché la tutela dei segreti aziendali non ha soltanto ad oggetto le informazioni di per sé altrimenti irraggiungibili dai concorrenti, ma mira anche ad inibire comode scorciatoie sulla via dell'acquisizione di informazioni industrialmente utili che comportino un risparmio, con la sottrazione diretta di dati riservati, dei tempi e dei costi di una loro autonoma ricostruzione. Pertanto, è sufficiente soltanto che la loro acquisizione non sia agevole, ossia che non possa avvenire senza uno sforzo fuori dall’ordinario.

L’adozione di misure adeguate a mantenere la segretezza delle informazioni non sottende la necessità di adottare le misure di protezione massime consentite dalla tecnica né di adottare le misure di protezione integranti best practices. È infatti sufficiente che le misure adottate siano ragionevolmente deputate, con criterio di proporzionalità, a mantenere la segretezza delle informazioni ovvero abbiano lo scopo di evitare la “fuoriuscita” delle informazioni e siano univocamente incompatibili con la volontà dell’imprenditore di rendere le informazioni accessibili al pubblico. Infine, dette misure vanno ovviamente rapportate alle esigenze, di diversa pregnanza, a seconda che si tratti di garantire la sicurezza da intrusione di terzi o la segretezza da parte dei dipendenti che in ragione delle mansioni ricoperte possono avere accesso ad esse [Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sufficiente, specie in sede di cognizione sommaria, l’adozione di misure quali la predisposizione di password dotate di determinate caratteristiche e periodicamente aggiornate, la compartimentazione dei dati e delle informazioni, la predisposizione di policy e regolamenti in materia di utilizzo dei dispositivi e delle informazioni, l’organizzazione di corsi di formazione in materia e la sottoscrizione di accordi di riservatezza con i dipendenti].

La descrizione è un mezzo di ricerca e salvaguardia della prova della violazione di violazione industrialistica e della entità di detta violazione in vista del futuro giudizio di merito ed è in relazione al diritto processuale alla prova che va valutato in via diretta il fumus boni iuris della misura cautelare. Pertanto, in materia di descrizione il fumus è sicuramente affievolito rispetto al fumus richiesto per la concessione delle altre misure cautelari, quali il sequestro e l’inibitoria, esaurendosi nella ragionevolezza della richiesta o nella non pretestuosità della domanda.