Costituisce contraffazione del marchio e pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 2598, n. 3 c.c., il comportamento di una società che, tramite i propri emissari, si presenti alla clientela di una concorrente fingendosi suoi agenti o mandatari, fornendo poi informazioni parziali o non veritiere sulle politiche aziendali di quest'ultima e proponendo alternative commerciali apparentemente più vantaggiose. Tale condotta risulta idonea a indurre in errore il consumatore medio sulla provenienza o natura dei servizi offerti, arrecando così danno all'impresa concorrente e sviandone la clientela.

L’accertamento della violazione di un disegno o di un modello comunitario registrato deve essere condotto avuto riguardo all’impressione generale ingenerata nel cd. “utilizzatore informato”, ove si considera “utilizzatore informato” la persona atta ad esercitare un’attenzione particolarmente diligente con riguardo alla tipologia di prodotti nei quali il disegno o il modello è destinato ad essere incorporato, distinguendosi così dal “consumatore medio”, da un lato, e dalla “persona dotata di competenze tecniche approfondite”, dall’altro. Pertanto, qualora le linee estetiche, più visibili, del prodotto e quelle dei modelli registrati risultino essere radicalmente differenti agli occhi dell’“utilizzatore informato”, bisognerà escludersi qualsiasi configurabilità di una medesima impressione generale e, perciò, della sussistenza di una violazione.

In tema di concorrenza sleale per imitazione servile, la capacità distintiva, che deve essere posseduta dalla forma estetica di un prodotto, rilevante ai sensi dell’art. 2598 c.c., n. 1, è quella necessaria da consentire un immediato collegamento, in capo al cd. “utilizzatore di media esperienza”, tra tale forma e la provenienza del prodotto, proprio perché in caso di imitazione servile potrebbe insorgere, nello stesso, una confusione circa l’origine del prodotto nel mercato di riferimento. Invece la concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa altrui, di cui all’art. 2598 c.c., n. 2, non consiste nell’adozione, sia pur parassitaria, delle forme estetiche già usate da un prodotto di un’altra impresa, che può dar luogo alla predetta fattispecie di concorrenza sleale, ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisce ai propri prodotti o alla propria impresa pregi, quali ad esempio riconoscimenti, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti o all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori.

La protezione offerta dal diritto d’autore appare doversi riservare ai soli oggetti che meritano di essere qualificati come “opere”, in quanto rivelino il requisito dell’originalità e siano altresì espressione della creatività dell’autore. Pertanto, dal momento che l’effetto estetico di un prodotto è il risultato di una sensazione intrinsecamente soggettiva della bellezza, percepita da chiunque sia chiamato ad osservarlo, esso non consente, di per sé, né di caratterizzare l’esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività, né di conoscere se l’oggetto costituisca una creazione intellettuale che riflette la libertà di scelta e la personalità del suo autore, soddisfacendo il predetto requisito dell’originalità.

In caso di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l’illiceità della condotta non deve essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell’insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento. Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l’acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un’autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell’attività elettiva della nuova impresa, deve invece ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l’impresa alla cui dipendenze aveva prestato lavoro.

Configura atto di concorrenza sleale il trasferimento di un complesso di informazioni aziendali da parte di un ex dipendente di imprenditore concorrente che - pur non costituendo oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale quali informazioni riservate o segreti commerciali - costituisca un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.

Non può considerarsi illecita l'utilizzazione del valore aziendale esclusivamente costituito dalle capacità professionali dell'ex dipendente, non distinguibili dalla sua persona, poiché si perverrebbe altrimenti al risultato duplicemente inammissibile di vanificare i valori della libertà individuale inerenti alla personalità del lavoratore, costringendolo ad una situazione di dipendenza che andrebbe oltre i limiti contrattuali, e di privilegiare nell'impresa, precedente datrice di lavoro, una rendita parassitaria derivante, una volta per tutte, dalla scelta felicemente a suo tempo fatta con l'assunzione di quel dipendente.

La concorrenza sleale, di cui all’art. 2598 c.c., n. 1, è volta a tutelare l’attività d’impresa nella sua funzione distintiva, garantendo che sia rispettata la possibilità di identificare la stessa come fonte della produzione di determinati beni e servizi, con riferimento alla provenienza dei predetti prodotti rispetto a comportamenti che, invece, ingenererebbero equivoci, provocando uno sviamento della clientela. Vi si ricomprendono le due ipotesi dell’adozione di nomi e segni distintivi e dell’imitazione servile.

La fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile non esige la riproduzione pedissequa di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che ricade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, cioè idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a rendere originale quel prodotto, sempre che la ripetizione dei connotati formali non si limiti all’imitazione di forme comuni o standardizzate - salvo il caso che quest’ultime acquistino un valore individualizzante - ovvero di quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto stesso. Inoltre è necessario che la comparazione tra i prodotti avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti gli stessi, ma mediante una valutazione sintetica dei beni e servizi nel loro complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore di riferimento, al quale i prodotti in esame sono destinati, di guisa che egli, volendo acquistare la merce di un determinato produttore, possa essere tratto in inganno e confonderla con quella di un suo concorrente.

La cessazione del comportamento spontaneamente attuato solo a seguito di notifica del ricorso cautelare e/o l’impegno a desistere dal comportamento non sono sufficienti a evitare l’assunzione del comando inibitorio e delle altre misure invocate in sede cautelare.

La concorrenza parassitaria consiste in un continuo e sistematico operare, da parte di un imprenditore, sulle orme dell'imprenditore concorrente, attraverso l'imitazione di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo.

Nella cosiddetta concorrenza parassitaria, l'imitazione può considerarsi illecita soltanto se effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), là dove per "breve" deve intendersi quell'arco di tempo per tutta la durata del quale l'ideatore della nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari (di incassi, di pubblicità, di avviamento) dal lancio della novità, ovvero fino a quando essa è considerata tale dai clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto. Ciò in quanto la creatività è tutelata nel nostro ordinamento solo per un tempo determinato, fino a quando l'iniziativa può considerarsi originale, sicché quando l'originalità si sia esaurita, ovvero quando quel determinato modo di produrre e/o di commerciare sia divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze di quanti operano nel settore, l'imitazione non costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

L’aderenza concettuale del nucleo del marchio alla natura dell’attività svolta dalla titolare depone per la sua debolezza laddove la parte non abbia fornito elementi di prova a sostegno dell’asserito rafforzamento della capacità distintiva del proprio marchio a seguito dell’uso che ne è stato fatto nell’ambito territoriale in cui si è svolta negli anni l’attività di impresa, nonché laddove ella si sia invero limitata a richiamare un presunto “secondary meaning” senza però produrre documenti, né articolare mezzi di prova utili a dimostrare un tale assunto.

In presenza di un marchio debole, l’inserimento di piccole varianti o di ulteriori componenti all’interno del segno in comparazione vale a scongiurare o ad attenuare significativamente il pericolo di confusione e di indebita associazione tra i segni.

Quando un segno consiste tanto in elementi figurativi quanto in elementi verbali, non ne consegue automaticamente che sia l’elemento verbale a dover essere sempre considerato come dominante.

Al fine di ottenere la tutela dall’imitazione servile di cui all’art. 2598 n. 1 cod. civ., consistente nella pedissequa riproduzione della forma esteriore del prodotto del concorrente tale da ingenerare confusione, non è sufficiente provare la confondibilità del prodotto commercializzato dalla società concorrente rispetto al proprio ma è necessario dimostrare che il prodotto che si intende tutelare abbia carattere distintivo, tale da far sì che il consumatore medio associ tale prodotto alla sua impresa. Rilevano al riguardo i seguenti parametri, più volti rimarcati dalla giurisprudenza: a) è necessario accertare che le caratteristiche imitate non siano dettate da esigenze funzionali o strutturali e presentino al contempo i requisiti di originalità e capacità individualizzante. Le forme di cui la norma suddetta vieta l'imitazione sono, cioè, le sole forme del prodotto comunemente definite superflue, arbitrarie, capricciose, tecnicamente insignificanti.; b) la valutazione del rischio di confusione deve essere preceduta dall'individuazione del consumatore di riferimento al quale i prodotti oggetto di esame sono destinati. È noto, infatti, che maggiore è il grado di attenzione prestato dal consumatore, minore è la possibilità di equivoco generata dalla similitudine delle forme; c) non rientra in tale fattispecie l'imitazione di forme comuni o standardizzate, salvo il caso che queste ultime acquistino, come detto, valore individualizzante; d) il carattere confusorio deve essere accertato in rapporto al mercato di riferimento (ovvero rilevante). A tal fine può essere rilevante, ad esempio, la produzione di documentazione pubblicitaria, commerciale o di indagini di mercato, dalle quali emerga che la pubblicizzazione del prodotto abbia assunto una rilevanza tale da far sé che il consumatore medio sia in grado di associarlo ad una determinata impresa.

Il reclamo proposto nei confronti di soggetti che non sono stati parte del giudizio di primo grado va dichiarato inammissibile nei confronti dei medesimi soggetti.

Affinché il requisito della c.d. "strumentalità" dell'istanza proposta in via cautelare sia soddisfatto, non è necessario che il ricorso riporti espressamente le domande del giudizio di merito, ma è sufficiente che queste siano sufficientemente desumibili, anche con un ragionevole sforzo, dal tenore dell'atto introduttivo del procedimento d'urgenza.

L'applicabilità dell'art. 2598 c.c. non può essere esclusa per il fatto che entrambe le parti del giudizio siano degli enti privi di lucro, in quanto ciò che rileva è che i soggetti operino come imprenditori, e quindi esercitino un'attività economica organizzata al fine dello scambio dei beni e dei servizi ex art. 2082 c.c., intendendosi per "economica" non solo l'attività che tenda a conseguire un utile, ma anche quella che tende alla copertura dei costi con i ricavi.

In relazione alla valutazione circa il periculum in mora, il requisito dell'irreparabilità sussiste non solo quando il danno che il ricorrente patirebbe in attesa dell'esito del giudizio di merito non potrebbe essere ristorato in nessuno modo (c.d. irreparabilità assoluta), ma anche laddove il pregiudizio sia riparabile in misura incerta o incompleta o con particolare difficoltà (c.d. irreparabilità relativa).

Nel caso di violazione di marchio, il pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione o dalla reiterazione dell'illecito può senz'altro dirsi connotato dal carattere dell'irreparabilità, in considerazione del fatto che in tal caso il titolare del marchio rischierebbe di veder ulteriormente diluita la capacità distintiva del proprio segno e di perdere delle quote di mercato.

Con riferimento agli atti di concorrenza sleale consistenti nell'uso di segni distintivi analoghi e nella denigrazione dell'attività svolta da un concorrente, anche la prosecuzione o la reiterazione di tali condotte rischia di determinare uno sviamento della clientela e di far perdere all'impresa che subisce tali condotte delle quote di mercato.

Al fine di usufruire della tutela extra-merceologica garantita dall'art. 20, lett. c) c.p.i., le sponsorizzazioni (specie se pregresse, di durata limitata e non esclusive) così come la partecipazione a fiere non sono sufficienti a provare la natura rinomata del marchio. Quel che rileva sotto questo profilo è stabilire in quale misura il marchio possieda una capacità distintiva immediata, intensa e stabile in una grande fetta di pubblico (se del caso, attraverso lo svolgimento di apposite indagini demoscopiche).

[Nel caso di specie, il Tribunale di Venezia non ha ritenuto la sponsorizzazione del marchio della ricorrente in singole edizioni della Champions League e della Serie A e la partecipazione a singole fiere nazionali ed internazionali idonee a dimostrare la rinomanza del marchio stesso.]

Nel valutare la sussistenza di un rischio di associazione possono assumere rilievo i commenti dei consumatori e gli articoli di stampa, dai quali emerge l’ambiguità che l’utilizzo dei marchi altrui crea in merito alla possibile esistenza di un legame tra le parti.
Ai sensi dell’art. 8 comma 3 c.p.i. i segni notori usati in campo sportivo possono essere usati come marchio solo dall’avente diritto o con il consenso di questi. Tale notorietà può essere provata per il tramite di articoli di stampa, di dati delle visualizzazione dei video contenenti gli highlights delle partire disputate dalla squadra, dal curriculum sportivo della squadra e dai dati degli spettatori delle partite.

Tra i motivi legittimi previsti dall’art. 15 del Regolamento UE n. 1001/2017, in base al quale il titolare del marchio europeo può opporsi alla successiva immissione in commercio dei prodotti, rientra anche l’ipotesi in cui il marchio sia utilizzato non solo per identificare i prodotti rivenduti, ma anche per scopi quali la promozione dei servizi offerti dal soggetto che reimmette in commercio il prodotto.

In ipotesi di contraffazione di un marchio, il pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione o dalla reiterazione dell’illecito può dirsi connotato dal carattere dell’irreparabilità, in considerazione del fatto che in tal caso il titolare del marchio rischierebbe di veder ulteriormente diluita la capacità distintiva del proprio segno e di perdere quote di mercato.