La descrizione è uno strumento riconosciuto solo a tutela di diritti industriali, dunque, per essere ammessa, bisogna avere la ragionevole certezza – non bastando una non manifesta infondatezza o una mera possibilità – della sussistenza di un diritto industriale.

La descrizione non può essere chiesta e utilizzata per andare a vedere "se" qualche illecito sia mai stato commesso, ma per comprovare "che" lo è stato, ossia per acquisire la prova di qualcosa di cui si hanno già sufficienti indizi per ritenerlo verosimile. La misura della descrizione può essere ammessa quindi quando il mezzo di prova risulti utile alla dimostrazione di una violazione di un diritto industriale, e appaia verosimile sia l'esistenza di un diritto industriale, sia la sua lesione: elementi che si tengono insieme proprio perché la funzione della misura chiesta fa sì che essa risulti inammissibile se quel diritto e quella condotta lesiva non risultino sussistenti, in termini di verosimiglianza.

La descrizione è prevista solo a tutela di diritti industriali e non anche di diritti concorrenziali.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 218/1995, la giurisdizione italiana sussiste quando l'autore dell'illecito convenuto in giudizio è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c.

La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da fatto illecito è quella del paese nel quale è avvenuto il fatto, identificato nel danno lamentato da chi propone la domanda.

Per sostenere la tutelabilità dei segreti commerciali, ex art. 98 c.p.i., occorre fornire adeguata prova dell'esistenza di conoscenze tecniche riservate, non generalmente note o facilmente accessibili e comunque sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete, o almeno riservate, note solo a dipendenti e collaboratori sotto un vincolo di riservatezza e comunque trasferite alla concorrente.

Affinché lo storno di dipendenti possa essere qualificato come atto di concorrenza sleale, non è sufficiente la sola consapevolezza dell'agente di poter recare danno all'azienda del concorrente, ma occorre anche l'uso di modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale se non supponendo nell'autore l'intenzione di danneggiare l'impresa concorrente (cd. animus nocendi). Nell'accertamento in concreto dell'animus nocendi occorre avere riguardo, più che al requisito psicologico dell'agire dell'imprenditore, all'insieme delle modalità oggettive che qualificano la scorrettezza professionale dell'assunzione degli altrui dipendenti o dell'acquisizione degli altrui collaboratori, nonché (in aggiunta al requisito che precede) all'idoneità della condotta a danneggiare l'organizzazione e la struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore.

In tema di concorrenza sleale per imitazione servile, la tutela offerta dall'art. 2598, n. 1 c.c. concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo tuttavia compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che, nella percezione del pubblico, non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto a prodotti simili e di identificarlo come riconducibile a una determinata impresa. Per tale motivo le forme che, benché dotate di capacità distintiva, abbiano prevalentemente carattere tecnico-funzionale non possono essere tutelate sulla base dell'art. 2598, n. 1 c.c.

Il criterio del giusto prezzo del consenso o della giusta royalty, vale a dire del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l'altrui privativa industriale, previsto dall'art. 125 co. 2, c.p.i. costituisce un  limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento, voluto dal legislatore a garanzia della effettività della compensazione da utilizzare per liquidare il lucro cessante nel caso in cui il titolare non sia riuscito a dimostrare il mancato guadagno, non rappresentando detto criterio il danno effettivamente subito ma un cd. "minimo obbligatorio".

L'art. 125, comma 2, d.lgs. n. 30 del 2005, nella parte in cui consente la liquidazione del lucro cessante in base al "giusto prezzo del consenso" introduce una tecnica di semplificazione probatoria ma non elide del tutto l'onere probatorio in capo all'attore che deve quantomeno fornire le grandezze economiche da porre a fondamento della quantificazione richiesta, potendone ragionevolmente disporre.

Il danno cagionato dagli atti di concorrenza sleale non è in re ipsa ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione. A non diverse conclusioni si giunge allorquando il danno in questione rivesta natura non patrimoniale e venga particolarmente in questione la lesione dell'immagine commerciale della vittima dell'illecito: un tale danno, difatti, non costituendo un mero danno-evento, deve essere sempre oggetto di allegazione e di prova.

Non sussiste pericolo nel ritardo, quando non sono segnalati cali di fatturato e non vi è una interferenza significativa nelle attività del concorrente, specie se  il pericolo nemmeno sia stato allegato in modo preciso.

La tendenza di anticipare una decisione di merito col ricorso ai procedimenti cautelari (particolarmente diffusa nella materia di autore ed industrialistica, in ragione del vorticoso mutare delle tecnologie e delle esigenze di celerità di questo settore dell’economia), pur dovendosi comprendere, non può spingersi fino al punto di ammettere l'uso del mezzo cautelare per “aver ragione” in tempi più rapidi del merito; occorre pur sempre una situazione di pericolo nel ritardo, pur con una applicazione non raggelante del requisito stesso.

La mancanza anche di uno dei requisiti della cautela (periculum in mora; fumus boni iuris) è già sufficiente per il rigetto della istanza; è infatti noto che occorre la presenza di entrambi i requisiti; mancando uno dei quali, la istanza cautelare va rigettata.

Il titolare dei diritti su un marchio che voglia ottenere il risarcimento del danno da lucro cessante derivante dall'utilizzo non autorizzato pluriennale del segno distintivo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., a dimostrare il lasso temporale all'interno del quale si è protratta la violazione.

Poiché la contraffazione di marchio costituisce anche un illecito penalmente perseguibile, il titolare della privativa lesa ha diritto altresì al risarcimento del danno morale ai sensi dell'art. 2059.

La competenza per territorio si determina sulla base della sola domanda, così come posta, e prescindendo da qualunque valutazione del suo fondamento, salvo che essa non denunci prima facie un carattere strumentale.

Il comma 6 dell’art. 120 c.p.i., nell’indicare come foro alternativo il giudice del luogo del fatto, ha inteso privilegiare l’intervento del giudice più vicino ai fatti contestati, per assicurare alle parti il più pieno e corretto esercizio del diritto di difesa.

Il forum commissi delicti viene individuato ai sensi dell’art. 120 c.p.i., alternativamente, sia nel luogo ove è stata realizzata la singola condotta di volta in volta censurata (ed in specie: fabbricazione, vendita, utilizzo, offerta in vendita), che nel luogo di verificazione del danno. Tuttavia, l’individuazione del giudice competente secondo il criterio del luogo di realizzazione dell’illecito richiede che la frazione della condotta censurata posta in essere nella circoscrizione territoriale del giudice adito (ovvero anche il danno lamentato) sia riferibile necessariamente al soggetto chiamato in giudizio (eventualmente anche unitamente agli altri).
Pertanto, non può legittimamente farsi riferimento al forum commisi delicti quando la consumazione dell’illecito è appositamente provocata ai fini del radicamento della controversia e prescinde da ulteriori e concreti indici che consentono di ravvisare un effettivo collegamento dell’illecito con l’ambito territoriale del tribunale adito; ciò che risulta particolarmente evidente quando il danneggiato omette di citare in giudizio il soggetto cui sia direttamente riferibile il segmento di condotta che in tale ambito territoriale si consuma.

Ai fini della conferma della descrizione concessa inaudita altera parte, il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova che può essere ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito e, soltanto in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela, in quanto la misura è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto ed è, quindi, sia rimedio di istruzione preventiva, giacché diretto al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, posto che la sua concessione è subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova che richiede un sua anticipata acquisizione in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume pregiudicato. Inoltre, l'apprezzamento del fumus per la concessione della misura della descrizione può ritenersi soddisfatto da un più ridotto indice di probabilità della violazione rispetto a quello invece necessario per l'adozione di misure cautelari più invasive (quali il sequestro o l'inibitoria), siccome direttamente incidenti sulla disponibilità dei beni e sull’esercizio della libertà di iniziativa economica del destinatario. Il fumus richiesto per la concessione e la conferma del provvedimento di descrizione consiste in particolare nella sussistenza di un ragionevole sospetto della violazione del diritto del ricorrente e nella non pretestuosità della domanda, allo scopo di evitare che tale forma di tutela sia sollecitata con finalità meramente esplorative, se non di vera e propria abusiva intromissione nella sfera dei concorrenti, anche per arrecare loro un danno.

Il periculum in mora rilevante ai fini della concessione e della conferma del provvedimento di descrizione consiste nel pericolo di dispersione della prova, anche mediante soppressione od occultamento delle cose, dei documenti e delle informazioni. Tale pericolo può ricollegarsi alla dispersione degli elementi probatori nella disponibilità del resistente o di terzi, nelle more dell’instaurazione del giudizio di merito, e cioè al mutamento della situazione di fatto che costituisce l’oggetto della prova nel futuro giudizio.

Non può condividersi l’orientamento secondo cui condizione della misura di descrizione sarebbe l’onerosità dell’acquisto dei beni che si assumono in contraffazione, che dovrebbe raggiungere livelli tali da rendere l’acquisto di fatto proibitivo, e non certo semplicemente oneroso, giacché solo nella prima ipotesi il diniego della descrizione verrebbe a porre concreti problemi di collisione con la regola di cui all’art. 24 della Costituzione, oltre che con le indicazioni eurounitarie. Infatti, i rimedi processuali a tutela dei diritti di proprietà industriale, in linea con le indicazioni provenienti dal diritto europeo, non dovrebbero essere, inutilmente costosi o imporre alle parti “spese eccessive o superflue” (art. 92 c.p.c.), altrimenti evitabili, destinate a ricadere in prima battuta sul ricorrente e poi, in caso di soccombenza, anche in capo al resistente. Pertanto, è preferibile escludere dal perimetro della descrizione soltanto quei beni di facile reperibilità sul mercato e il cui costo non eccede poche migliaia di euro.

Ai fini dell’acquisizione degli elementi di prova di cui all’art 129 c.p.i., la valutazione in sede di conferma della descrizione disposta inaudita altera parte deve limitarsi alla verifica della sussistenza della astratta idoneità di quanto fatto oggetto della descrizione a costituire la base per assolvere, nel futuro giudizio di merito, all’onere di provare la lamentata violazione di un diritto di proprietà industriale, essendo evidentemente rimesso al giudizio di merito stabilire l’effettività di tale violazione.

La presenza di un protratto dialogo stragiudiziale [8 mesi] tra le parti, prima dell’avvio del presente procedimento, costituisce un significativo indizio presuntivo dell’inadeguatezza degli elementi conoscitivi offerti alla ricorrente per valutare la dedotta violazione dei suoi diritti.

Costituisce violazione di marchio la immissione in commercio di prodotti a marchio non fatta dal titolare o da terzi con il suo consenso: regola che si ricava a contrario dal disposto dell’art. 5 co. 1, c.p.i. e dell’art. 15 del reg. UE 1001/2017.

La vendita di prodotti sottratti abusivamente al soggetto che li detiene e collocati alla spicciolata fuori dei canali di vendita normali (negozi) non costituisce tanto un atto confusorio – i prodotti sono originali e i marchi sono veri - né una appropriazione di pregi – non vi è vanto indebito di alcunché – né diffusione di notizie screditanti sull’attività del concorrente - costituendo semplicemente una attività di vendita dei medesimi prodotti, autonoma e diversa. Certamente però essa costituisce atto contrario alla correttezza professionale, risolvendosi nella messa in  commercio di beni ottenuti senza costi, sfruttando abusivamente la disponibilità gratuita dei beni permessa dal rapporto di lavoro, e collocati peraltro con forme tali da fare ritenere al pubblico che il concorrente leso non sia in grado di controllare l’immissione dei propri prodotti sul mercato.

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. a), CPI, e dell’art. 5, comma 1, CPI, è consacrato nell’ordinamento nazionale il divieto di importazioni parallele di origine europea secondo cui il titolare del marchio ha un diritto esclusivo che gli consente di vietare ai terzi d’importare nello Spazio Economico Europeo prodotti contrassegnati con il suo segno, salvo, appunto, che i prodotti in questione siano stati immessi in commercio all’interno del SEE dal titolare o “con il suo consenso”.

L’art. 5 c.p.i. dispone che le facoltà esclusive attribuite al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti sono stati messi in commercio dal titolare stesso o con il suo consenso, a meno che sussistano motivi legittimi perché egli si opponga all’ulteriore loro commercializzazione.

Tra tali motivi legittimi rientra l’esigenza di preservare la specificità del mercato di prodotti di particolare prestigio o specializzazione, derivante dalle loro caratteristiche materiali, dal loro stile o dalla loro notorietà, mediante accordi (tra fornitore e distributori) di cd. distribuzione selettiva, con i quali il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale i distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema.

Tali accordi, limitativi della concorrenza, poiché volti a escludere dal mercato di quei prodotti i distributori che non fanno parte della rete, non violano l’art. 101 TFUE se la selezione dei rivenditori avviene secondo criteri oggettivi, stabiliti indistintamente per tutti i potenziali rivenditori, applicati in modo non discriminatorio e proporzionati.

L’art.125, co. 3, c.p.i. prevede che la retroversione degli utili debba essere concessa “in ogni caso…in alternativa al risarcimento del lucro cessante…”, con il che risulta, tra l’altro, del tutto irrilevante la prova stessa del lucro cessante medesimo, anche perché la riversione degli utili non è tanto riconducibile al risarcimento del danno in senso tecnico, quanto ad una forma speciale di arricchimento senza causa, e, in ogni caso, la riversione dell’utile è un’operazione che supera e assorbe ogni altra forma di risarcimento. L’utile da retrovertire dev’essere calcolato scalando esclusivamente i costi di produzione.

Laddove sia dedotta la sola violazione della disciplina in materia di concorrenza sleale - per imitazione servile, per copia “a ricalco”, per agganciamento e appropriazione di pregi - e non vi sia interferenza con diritti di proprietà industriale, nemmeno con un marchio di fatto, la competenza appartiene al Tribunale ordinario e non alle Sezioni Specializzate ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003.