La categoria dei rapporti di parasubordinazione di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c. ha rilievo ai soli fini processuali, il che comporta che non sono estesi a essi tutti gli istituti sostanziali propri del rapporto di lavoro subordinato, salvo i casi di diversa previsione espressa di legge, con la conseguenza che, non essendoci una previsione normativa che disponga l’applicazione dell’art. 64 c.p.i. ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per l’attività prestata come “co.co.co.” l’equo premio non può essere riconosciuto.

L’attività posta in essere come amministratore non può essere ricondotta al rapporto di parasubordinazione e non è assoggettabile alle disposizioni dell’art. 64 c.p.i..

La corresponsione al lavoratore di una retribuzione accresciuta rispetto alla categoria di appartenenza è uno dei possibili indici della riferibilità della retribuzione all’attività inventiva, che può essere desunta anche altrimenti, per esempio dalla centralità della prestazione di inventore nel testo contrattuale e dalla posizione del lavoratore di socio della società, che per tale via beneficia ulteriormente della redditività dell’invenzione.

L’abuso di un rapporto di fiducia o di collaborazione costituisce una delle ipotesi emblematiche di registrazione del marchio in mala fede, che ricomprende tutte le ipotesi in cui qualcuno possa vantare una legittima aspettativa di tutela di cui il registrante sarebbe consapevole al momento del deposito.

Va rigettata la domanda di pubblicazione della sentenza ex art. 126 cpi, al pari della domanda risarcitoria, qualora non vi sia prova del danno e delle modalità di uso del marchio registrato in malafede nell’attività economica.

L’utilizzo, da parte di un’impresa concorrente e, segnatamente, nella propria pubblicità, di un segno distintivo di cui altra impresa ha diritto all’uso esclusivo come marchio di fatto, può essere inibito, ove tale utilizzo possa determinare confusione nel pubblico, a sensi dell’art. 2, comma 4, c.p.i. (che tutela i segni o marchi di fatto) e dell’art. 2598 c.c.; tale utilizzo dell’altrui segno distintivo, anche di fatto, costituisce infatti non solo “contraffazione di marchio”, ma anche “concorrenza sleale confusoria”, quando si verifica nell’ambito di un rapporto concorrenziale. (altro…)

L’art. 5 del Codice della Proprietà Industriale prevede, al primo comma, che “Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati immessi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità economica europea o dello Spazio economico europeo”. L’art. 13.1 del Regolamento Comunitario (CE) 207/2009 dispone: “Il diritto conferito dal marchio comunitario non permette al titolare di impedirne l’uso per prodotti immessi in commercio nella Comunità con tale marchio dal titolare stesso o con il suo consenso”.

E’ per contro pacifico nella giurisprudenza comunitaria che l’esaurimento non opera in relazione a prodotti originali messi in commercio dal titolare o con il suo consenso al di fuori del SEE (c.d. esaurimento internazionale). Ne consegue che i diritti del titolare di un marchio comunitario non si esauriscono in caso di commercializzazione dei prodotti al di fuori della UE atteso che in tal modo è consentito al titolare del marchio di controllare la prima immissione in commercio dei prodotti recanti il marchio nel SEE; per contro, in caso di vendite dei prodotti nel SEE da parte del titolare o con il suo consenso, l’esaurimento si determina in quanto la vendita "consente al titolare di realizzare il valore economico del suo marchio".

In tema di onere della prova della sussistenza o della assenza dei fatti costitutivi dell’esaurimento si è pronunciata più volte la Corte di Giustizia chiarendo preliminarmente che, nonostante l’assenza di una normativa comunitaria specifica sul punto, la regolazione dell’onere della prova deve essere uniforme sul territorio comunitario, ed anzi che è possibile in questa materia procedere alla disapplicazione del diritto interno, se contrastante. E, quindi, che spetta al soggetto che invoca l’esistenza di un consenso del titolare all’immissione in commercio fornire la prova di questa circostanza, mentre non è onere del titolare del marchio dimostrare la mancanza di consenso . E’ stato chiarito che l’esaurimento del diritto di marchio costituisce una eccezione che può essere sollevata dal terzo convenuto in contraffazione dal titolare del marchio, cosicché è il terzo a dover provare, in line di principio, i presupposti dell’esaurimento. Un temperamento a tale criterio di distribuzione dell’onere probatorio si verifica quando il titolare commercia i prodotti nella UE attraverso un sistema di distribuzione esclusiva, dato che in questo caso, se il terzo dovesse fornire la prova del luogo in cui i prodotti sono stati messi in commercio per la prima volta, il titolare potrebbe individuare il distributore infedele ed eliminare la possibilità di approvvigionamento del terzo presso questo distributore così verificandosi il rischio di isolamento dei mercati nazionali con le relative differenze di prezzo tra i vari rivenditori. Il terzo dunque, per beneficiare dell’inversione dell’onere probatorio dovrà fornire la prova che l’immissione in commercio dei prodotti nella UE da parte del titolare o con il suo consenso determina un rischio concreto di compartimentazione dei mercati nazionali, solo in questo caso spettando al titolare la prova che i prodotti sono stati immessi con il suo consenso al di fuori della UE. Se questa prova fosse raggiunta il terzo dovrebbe provare che vi fosse un consenso del titolare alla successiva commercializzazione dei prodotti nella UE.

Un marchio è qualificabile come “complesso” qualora tutti gli elementi del segno (figurativi o denominativi) godano di autonoma capacità distintiva rispetto agli altri; è, invece, “d’insieme” quello i cui elementi costitutivi, isolatamente considerati, non godano di tale capacità distintiva. In tale caso il carattere “forte” o “debole” del marchio non va predicato solo in ragione dei singoli elementi che ne fanno parte, ma dell’effetto che suscita l’accostamento di questi ultimi.

In particolare, secondo costante insegnamento giurisprudenziale, «il marchio complesso, che consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, non necessariamente è un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere distintivo in ragione dell’originalità e della fantasia nel relativo accostamento. Quando, invece, i singoli segni siano dotati di capacità distintiva, ma quest’ultima (ovvero la loro combinazione) sia priva di una particolare forza individualizzante, il marchio deve essere qualificato debole, tale seconda fattispecie differenziandosi, peraltro, dal marchio di insieme in ragione del fatto che i segni costitutivi di quest’ultimo sono privi di un’autonoma capacità distintiva, essendolo solo la loro combinazione».

Le nozioni di marchio ‘forte’ e ‘debole’ non sono codificate ma sono frutto di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale giunta a qualificare come “forte” il marchio privo di qualsiasi collegamento concettuale con il prodotto o servizio cui accede, e come “debole” il marchio che, pur non risolvendosi in un’indicazione del genere merceologico pura e semplice (che non è ammessa, ex art. 13 co. 1°, lett. b) c.p.i.), presenta un collegamento concettuale immediato con la stessa

Ai fini del giudizio di attività inventiva è consentito combinare le classi di conoscenze anteriori ed effettuare una ricostruzione attraverso varie fonti, ancorché scollegate, dello stato della tecnica, secondo il cosiddetto procedimento “a mosaico”. È anche noto che il giudizio sulla non evidenza presuppone che lo stato della tecnica sia confrontato con il nucleo centrale dell’invenzione. […] È quindi corretto presumere che, qualora componendo gli insegnamenti precedenti, il tecnico del ramo avrebbe considerato evidente la soluzione adottata, il brevetto deve ritenersi nullo per difetto di attività inventiva.

Ai fini del riconoscimento del brevetto per modello di utilità è richiesto, come per il brevetto per le invenzioni, oltre al requisito formale della descrizione chiara e completa, il requisito sostanziale della novità intrinseca od originalità, da riconoscersi ogni qual volta sia possibile rinvenire un'idea nuova che incida su un meccanismo od una forma già noti, conferendogli nuova utilità mediante soluzioni ed accorgimenti che vadano oltre la mera applicazione di regole ovvie ed elementari e attribuiscano a macchine, strumenti, utensili ed oggetti, un incremento di efficienza o di comodità d'impiego. Caratteristica giuridica del modello di utilità è, infatti, (anche) la sua particolare novità intrinseca, che determina un incremento di utilità, ovvero di comodità, di un oggetto preesistente; pertanto, il regime di protezione previsto per i brevetti si estende a siffatti modelli, poiché, pur con un grado "minore" di novità, migliorano l'attuazione del "già noto", conferendo un'utilità nuova ed ulteriore.

Il modello di utilità, quindi, richiedendo, come detto, un carattere di intrinseca novità, opera sul piano dell'efficacia e della comodità di impiego di un oggetto preesistente, al quale conferisce, in certa misura, un'utilità nuova ed ulteriore. Ne consegue che, al fine di riconoscere ad un modello di utilità un gradiente di originalità, occorre che esso non si ponga come ovvio sviluppo della situazione preesistente o come trovato conseguibile attraverso una ricerca banale, ossia con applicazione di regole elementari o composizione di altri brevetti o di modelli preesistenti, ma che abbia, al contrario, richiesto un certo sviluppo inventivo ed il superamento di qualche difficoltà tecnica. Sussiste, quindi, il requisito dell'attività inventiva in capo ad un brevetto quando il problema risolto dal medesimo non era in alcun modo menzionato nei documenti della tecnica anteriore, cosicché non vi è nulla nella "prior art" che possa portare la persona esperta del ramo a pensare a tale problema e, quindi, alla sua soluzione.

Un'invenzione è considerata nuova, a norma dell'art. 46 c.p.i., ogni qualvolta non è compresa nello stato della tecnica, con ciò intendendosi l'insieme di tutte le informazioni, in qualsiasi modo acquisibili, che formano la sapienza tecnologica accessibile al pubblico nel mondo intero del settore al quale l'invenzione appartiene nel momento in cui è depositata la domanda di brevetto.

Tra i fatti idonei a far venir meno il requisito della novità si suole distinguere tra pre-divulgazioni, ovvero comunicazioni dell'invenzione a terzi da parte dello stesso inventore prima del deposito della domanda di brevetto, e anteriorità, costituite da tutte le conoscenze, brevettate o meno, diffuse con qualsiasi mezzo prima della domanda di brevetto. Le informazioni divulgate su internet o in banche dati online sono considerate come pubblicamente disponibili a partire dalla data in cui l’informazione è stata pubblicamente postata. Il Test per stabilire se un documento internet forma parte dello stato della tecnica prevede che, se prima della data di deposito o di priorità, un documento salvato sulla rete internet ed accessibile attraverso uno specifico URL poteva essere trovato con l’aiuto di un motore di ricerca pubblico utilizzando una o più parole-chiave tutte relative all’essenza del contenuto di quel documento e rimaneva accessibile a quell’URL per un periodo di tempo sufficientemente lungo affinché un membro del pubblico, ossia qualcuno che non avesse alcun obbligo di mantenere segreto il contenuto del documento, potesse avere accesso diretto e non ambiguo al documento.

Ove soddisfatte le condizioni postulate dal test, il documento va considerato come stato della tecnica reso disponibile al pubblico. Invece, se una delle condizioni non è soddisfatta, il suddetto test non permette di concludere se il documento in questione è stato reso disponibile al pubblico oppure no.

La pubblicazione del documento in un forum di discussione è, del resto, assimilabile ai post sul blog e costituisce condivisione sufficiente per appartenere allo stato della tecnica.

La tolleranza delle parti rispetto a un inadempimento porta a qualificarlo come non grave e, quindi, non idoneo a determinare la risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’articolo 52 comma 3 bis del D.lvo n. 30/2005, modificato dal D.lvo n. 131/2010, in tema di contraffazione di brevetti per invenzioni industriali posta in essere per equivalenti, il Giudice, nel determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, non deve limitarsi ad interpretare il tenore delle rivendicazioni alla luce della descrizione e dei disegni, bensì deve contemperare l’equa protezione del titolare con la ragionevole sicurezza giuridica dei terzi e, quindi, deve considerare ogni elemento che sia sostanzialmente equivalente ad uno di quelli indicato nelle rivendicazioni. Per far ciò, il Giudice può avvalersi di varie metodologie finalizzate ad accertare l’equivalenza della soluzione inventiva, come il verificare se la realizzazione contestata permetta di raggiungere il medesimo risultato finale adottando varianti prive del carattere di originalità.

L’originalità manca se le varianti sono ovvie alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore che si trovi ad affrontare il medesimo problema. Il Giudice non può attribuire rilievo alle intenzioni soggettive del richiedente del brevetto, sia pur ricostruite storicamente attraverso l'analisi delle attività poste in essere in sede di procedimento amministrativo diretto alla concessione del brevetto.

La Corte di legittimità (v. Cass. Civ. n. 2977/2020), in particolare, ha fatto applicazione del principio, di elaborazione giurisprudenziale tedesca, secondo il quale sintomo della contraffazione per equivalenti è proprio l'ovvietà o non originalità della soluzione sostitutiva adottata dal contraffattore rispetto alla soluzione brevettata, tenendo conto alle conoscenze medie del tecnico del settore.

L’equivalenza sussiste ove la variante realizzativa adottata risulti per il tecnico medio del settore ovvia, e, dunque, non originale, per ottenere la stessa soluzione al problema tecnico risolto dall’invenzione, non assumendo, invece, rilievo alcuno le limitazioni volontarie delle rivendicazioni introdotte dal titolare del brevetto nel corso della procedura di brevettazione (la cosiddetta “file history”). Del resto [anche la giurisprudenza di merito (v. ad es. Trib. Milano 20 settembre 2018), facendo applicazione del criterio del c.d. triple test, ha ritenuto la contraffazione per equivalenti in un caso in cui due determinati prodotti a confronto (nella specie, farmaci), svolgevano la medesima funzione, agivano con lo stesso modus operandi e, infine, ottenevano il medesimo risultato, e ciò in quanto il trovato sospettato di interferenza suggeriva soluzioni sostitutive prive di originalità, attuative degli elementi essenziali originali e caratteristici dell’idea brevettata, e, quindi, ovvie per il tecnico del ramo. L’illecito in commento, invece, deve essere escluso quando la soluzione del problema tecnico sia raggiunta con un meccanismo che, pur determinando identiche prestazioni funzionali, operi con mezzi strutturali diversi.

In materia di competenza funzional-territoriale in applicazione dei principi generali regolatori degli istituti della domanda riconvenzionale e della connessione, stante il sopravvenuto venir meno della inderogabilità della competenza territoriale prevista dal citato art. 120 c. III CPI per effetto della caducazione dell’obbligatorietà dell’intervento del P.M, il giudice della domanda principale può conoscere, nel medesimo processo, della domanda riconvenzionale che sia connessa alla prima per l’oggetto oltre che per il titolo.

Coerentemente alla previsioni del T.U.S.P.,  la giurisdizione contabile avoca a sè le ipotesi di  responsabilità dell'amministratore di società partecipata da ente pubblico in cui l'ente pubblico sia stato danneggiato direttamente dall'illecito, permanendo, invece, la giurisdizione ordinaria nelle ipotesi il cui il danno sia conseguenza indiretta del pregiudizio arrecato al patrimonio della società partecipata.
È, pertanto, la qualificazione del danno allegato, mediante l'identificazione del petitum mediato e immediato nella prospettazione della domanda, a qualificare l'evento di danno allegato e, conseguentemente, a determinare il riparto tra la giurisdizione civile alternativamente a quella contabile, atteso che il rapporto tra le due azioni, civile e contabile, si pone in tema di alternatività e non di esclusività, fatto comunque  sempre salvo il divieto di duplicazione del risarcimento.

Il brevetto è nullo ex art.52, 2°c., cpi, quando l’invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire alla persona esperta del ramo di attuarla.

Ai sensi dell’art.64, 6°c., cpi, si considera fatta nell’esecuzione del rapporto di lavoro – o in via analogica dal socio nella permanenza del rapporto sociale – l’invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l’inventore ha lasciato l’azienda nel cui campo di attività l’invenzione rientra.

Sul socio inventore grava l’onere di provare che l’invenzione è stata realizzata anteriormente all’acquisizione della qualità di socio.

Utilizzando il parametro della retroversione degli utili, si deve procedere sottraendo il prezzo di acquisto del bene contraffatto all’ingrosso dal prezzo di rivendita al pubblico. È necessario altresì sottrarre la quota corrispondente ai presumibili costi sostenuti per la commercializzazione del bene. Il risultato deve poi essere moltiplicato per il numero dei capi contraffatti prodotti e venduti.