Contraffazione del marchio UE per chi partecipa in Italia alla filiera di prodotti destinati all’estero

Integrano contraffazione del marchio UE, ai sensi degli artt. 9 e 10 reg. (UE) 2017/1001 e dell’art. 20 c.p.i., non solo la vendita dei prodotti finiti ma tutte le attività compiute nel territorio dell’Unione che concorrono alla filiera produttiva, come la progettazione dell’iter produttivo con il reclutamento dei fornitori, il coordinamento delle lavorazioni, l’ideazione grafica delle etichette e l’apposizione del segno su stampi, componenti e semilavorati, anche se i prodotti finiti sono destinati a mercati extra UE nei quali il committente vanta un segno identico, perché le registrazioni estere non incidono sulla tutela nell’Unione e l’illecito prescinde da chi immetta i prodotti sul mercato e da dove ciò avvenga [componenti di profumi (stampi, tappi, placchette e flaconi decorati) realizzati in Italia nel 2019-2020 con segni riproduttivi di due marchi UE, uno dei quali complesso con figura di farfalla, su commissione di una società di Dubai che rivendicava il marchio in Medio Oriente, con selezione dei fornitori affidata a una società di servizi e grafica e coordinamento affidati a un consulente, senza prova di vendite dei profumi nell’Unione].

La restituzione degli utili prevista dall’art. 125, comma 3, c.p.i., che è accordata in alternativa al risarcimento del lucro cessante o per la parte che lo eccede, presuppone che un lucro cessante del titolare vi sia, ancorché di difficile quantificazione, sicché non può essere disposta nei confronti dei fornitori intermedi che abbiano svolto soltanto lavorazioni preparatorie quando manchi la prova della commercializzazione dei prodotti finiti nel territorio protetto e del nesso causale tra le loro condotte e una perdita del titolare, perché altrimenti il rimedio, di natura in parte compensativa e in parte deterrente, perderebbe ogni collegamento con il danno e diverrebbe meramente sanzionatorio.

Il calo delle vendite dei prodotti contrassegnati dal marchio che preceda le condotte contraffattive e dipenda dalla scelta del titolare di commercializzare gli stessi prodotti sotto un diverso marchio interrompe il nesso causale tra la contraffazione e la perdita di fatturato lamentata, sicché non è risarcibile il lucro cessante né può farsi ricorso al criterio del canone virtuale di licenza previsto dall’art. 125, comma 2, c.p.i., che è una tecnica di semplificazione probatoria riferita all’ammontare del danno e non esonera dalla prova della sua esistenza.

Ai fini della prova dell’uso effettivo che impedisce la decadenza del marchio UE ai sensi degli artt. 18 e 58 reg. (UE) 2017/1001 sono idonee le fatture di vendita che identificano con sufficiente attendibilità i prodotti mediante un codice abbreviato del segno seguito dal nome del singolo prodotto, anche se non riproducono il marchio, specie quando questo è complesso, mentre la successiva commercializzazione dei medesimi prodotti sotto un diverso marchio del titolare non comporta la decadenza se l’uso, anche ridotto e discontinuo, si è protratto per una parte del quinquennio anteriore alla domanda riconvenzionale, perché il non uso deve coprire l’intero periodo.

L’uso effettivo del marchio per profumi e cosmetici ne impedisce la decadenza anche per saponi, deodoranti e antitraspiranti compresi nella registrazione, perché la decadenza parziale opera solo per i prodotti eterogenei rispetto a quelli per i quali il marchio è stato usato, mentre l’uso per alcuni beni conserva il diritto per i beni affini, da individuare in ragione dell’identità o della stretta correlazione dei bisogni che ne inducono l’acquisto, come la cura della persona legata alla profumazione del corpo, anche in coerenza con la loro appartenenza alla medesima classe della classificazione di Nizza.

La buona fede del fornitore che abbia confidato nelle rassicurazioni del committente e nelle informazioni del suo sito internet circa la titolarità del segno è irrilevante ai fini dell’inibitoria, perché l’azione a tutela del marchio ha carattere reale e opera nei confronti di chiunque compia un fatto oggettivamente lesivo della privativa, mentre gli stati soggettivi di chi usa il marchio altrui rilevano soltanto per la concorrenza sleale e per il risarcimento del danno.