Contraffazione di modello, lucro cessante commisurato alle vendite al cliente abituale e al listino
Nella liquidazione del danno da contraffazione di un disegno o modello registrato, il lucro cessante del titolare può essere determinato con riferimento alle vendite del prodotto contraffattorio effettivamente fatturate a un suo cliente abituale, con esclusione degli ordini non eseguiti, valorizzate al prezzo minimo del listino del titolare in mancanza di prova degli sconti praticati, e non può fondarsi su indici generali di redditività e di scontistica non riferiti alla specifica produzione [divano oggetto di disegno o modello comunitario registrato nel 2017, riprodotto da un’impresa concorrente dello stesso territorio e venduto anche a un cliente estero della titolare, con lucro cessante liquidato in 28.600 euro per tredici divani al prezzo unitario di 2.200 euro].
La restituzione degli utili del contraffattore prevista dall’art. 125, comma 3, c.p.i. ha natura sostanzialmente indennitaria e funzione di disincentivo della contraffazione, e può essere chiesta cumulativamente al risarcimento del danno emergente e in alternativa o a integrazione del lucro cessante, sicché non si aggiunge al lucro cessante liquidato quando gli utili, determinati raffrontando i ricavi delle vendite del prodotto contraffattorio con i costi documentati della sua produzione, non eccedono tale importo.
Il criterio del canone di licenza, che l’art. 125, comma 2, c.p.i. pone come soglia minima del lucro cessante e che corrisponde a una royalty ragionevole di determinazione giudiziale e non consensuale, non può essere utilizzato per mancanza di parametri di riferimento quando il titolare del disegno o modello non è solito concedere licenze a terzi per non svilire il proprio know-how e il proprio stile, sicché il lucro cessante va liquidato sulla base del mancato guadagno dimostrato.
Non sono risarcibili come danno emergente da contraffazione i contributi erogati dal titolare per l’allestimento, presso un cliente estero, di punti vendita a propria insegna, riconducibili a una politica commerciale di affiliazione, se non è provato che l’investimento fosse necessario per recuperare il cliente, e non integra danno all’immagine la vendita del prodotto contraffattorio a un prezzo inferiore, che si spiega con l’assenza dei costi di ricerca e progettazione sostenuti dal titolare e incorporati nel prezzo del prodotto originale.
Costituisce contraffazione del disegno o modello registrato il prodotto del concorrente che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale differente, perché le analogie, come proporzioni, vista frontale simmetrica e piedi divergenti, prevalgono sulle differenze e non sono imposte da esigenze tecniche, disponendo il concorrente di un ampio margine di libertà nella realizzazione, e le valutazioni della consulenza tecnica svolta in sede cautelare possono essere recepite nel giudizio di merito se non specificamente contestate, mentre la registrazione del modello fonda una presunzione relativa di colpa del contraffattore ai fini del risarcimento.
L’eccezione di nullità del disegno o modello registrato sollevata dal presunto contraffattore è ammissibile anche se proposta con una comparsa di costituzione tardiva, perché rilevabile d’ufficio, ma l’onere di provare gli elementi costitutivi del vizio grava in ogni caso su chi impugna il titolo ai sensi dell’art. 121 c.p.i., e l’anteriorità divulgata prima del deposito non esclude il carattere individuale quando le differenze, quali le proporzioni dei braccioli, la bombatura dei cuscini, lo schema delle cuciture e la forma della base, prevalgono sulle somiglianze.
