Marchio costituito da parola di uso comune, uso in forma modificata e paternità dell’invenzione

Anche una parola di uso comune può costituire un valido marchio, purché non abbia una funzione intrinsecamente descrittiva della qualità del prodotto e sia ad esso collegata da un accostamento di fantasia che le attribuisca carattere originale ed efficacia individualizzante. [Nella specie, l’aggettivo «Prodigiosa», usato per telai e biciclette, non evoca alcuna qualità tipica del prodotto ma rimanda a caratteristiche straordinarie; il suo frequente accostamento alla dicitura «Progetti di Gios Aldo» ne rafforza il carattere individualizzante, svelando il gioco di parole con il cognome dell’ideatore].

Ai fini della decadenza per non uso, l’uso del marchio denominativo registrato in associazione con una dicitura che non ne priva ma semmai ne accentua la capacità distintiva equivale all’uso del marchio, ai sensi dell’art. 24, co. 2, c.p.i., che equipara l’uso in forma modificata ancorché non registrata che non ne alteri il carattere distintivo. [Nella specie, il marchio registrato «PRODIGIOSA» era utilizzato con la dicitura «progetti di Gios Aldo» o all’interno di uno scudetto].

Il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Se in un precedente giudizio tra le stesse parti è stata chiesta l’inibitoria dell’uso all’estero di un marchio in forza di un accordo tra le parti, e la sentenza definitiva ha escluso la confondibilità di quel marchio con i marchi dell’attore, la questione della confondibilità non può essere riproposta in un nuovo giudizio di contraffazione, perché il petitum è identico e la diversa causa petendi rientra tra i fatti che potevano essere dedotti nel primo giudizio. [Nella specie, l’inserimento del marchio in uno scudetto non lo rendeva comunque simile al marchio «Gios Scudetto», essendo i due scudetti del tutto diversi per forma, colori e contenuti].

Le dichiarazioni del testimone che in seguito assume la qualità di parte non sono utilizzabili al momento della decisione, anche se la testimonianza è stata legittimamente acquisita quando il teste era ancora terzo, perché le posizioni di parte e di testimone sono radicalmente inconciliabili e l’inammissibilità della testimonianza della parte è rilevabile d’ufficio. [Nella specie, la moglie dell’attore, sentita come teste sulla paternità di un’invenzione, era divenuta parte riassumendo il giudizio quale erede dopo la morte del marito; la sua deposizione era inoltre generica e poco attendibile].

La prova della paternità di un’invenzione, necessaria per far valere il diritto morale ad esserne riconosciuto autore ai sensi dell’art. 62 c.p.i., non è raggiunta quando la domanda di brevetto italiana non indica l’inventore e la designazione come inventore compare solo nelle successive domande di estensione all’estero, curate direttamente dallo stesso interessato nell’ambito del suo ruolo in azienda, perché queste indicazioni hanno al più valore indiziario e non escludono un’autodesignazione. [Nella specie, si trattava di un forcellino per biciclette brevettato circa quarant’anni prima dall’azienda di famiglia dei due fratelli in lite; il quadro probatorio non consentiva di stabilire se l’invenzione fosse frutto dell’attività di una sola persona o del contributo di più persone].

Gli obblighi assunti con un accordo di regolamentazione dell’uso di determinati marchi non vincolano il terzo che non vi ha preso parte e non si estendono a marchi diversi da quelli esistenti e indicati nell’accordo. [Nella specie, scrittura privata del 2009 con cui due fratelli, sciolta la società di famiglia, si erano ripartiti lo sfruttamento in Italia e all’estero dei marchi «Gios» e «Gios Scudetto»; il marchio «Prodigiosa» era stato registrato successivamente dal figlio di uno di essi].

Gli eredi che riassumono il giudizio dopo la morte dell’attore provano la propria legittimazione con i certificati anagrafici e la dichiarazione di successione; la società cessionaria dei marchi la prova con i certificati di trascrizione della cessione.

È inammissibile perché tardiva la domanda riconvenzionale formulata per la prima volta con la comparsa di costituzione depositata dopo la citazione in riassunzione.