Marchio: rifiuto di fornitura all’ex licenziataria contraffattrice, eccezione all’esaurimento, cumulo con la concorrenza sleale, liquidazione equitativa e pubblicazione della sentenza

Il consenso prestato dai titolari del marchio acché la società (già licenziataria del marchio) possa continuare ad approvvigionarsi dalla nuova licenziataria, non vincola quest’ultima, in assenza di un accordo relativo al riassortimento e/o di un contratto di fornitura tra tali due società.

Sussistendo la contraffazione del marchio, i titolari di quest’ultimo hanno motivo legittimo per opporsi – in via di eccezione rispetto al cosiddetto principio di esaurimento – all’ulteriore commercializzazione, nei confronti del contraffattore, dei prodotti contraddistinti dal marchio. Non incorre, quindi, in inadempimento contrattuale la licenziataria del marchio che rifiuti di dare corso alla fornitura nei confronti del contraffattore, su impulso dei titolari del marchio.

Sebbene siano astrattamente compatibili e cumulabili la tutela dei segni distintivi prevista dal codice della proprietà industriale e quella prevista dal codice civile in tema di concorrenza sleale, la medesima condotta può integrare sia la contraffazione della privativa industriale sia la concorrenza sleale per l’uso confusorio di segni distintivi solo se la condotta contraffattoria integri anche una delle fattispecie rilevanti ai sensi dell’art. 2598 c.c.

Ne consegue che va esclusa la concorrenza sleale se il titolare della privativa industriale si sia limitato a dedurre la sua contraffazione e se le due condotte consistano nel medesimo addebito integrante la violazione del segno, poiché dall’illecito contraffattorio non discende automaticamente la concorrenza sleale, che – dunque – deve constare di un quid pluris rispetto alla pura violazione del segno, cioè di una modalità ulteriore afferente il fatto illecito.

Non è possibile dare corso alla liquidazione equitativa del danno laddove non venga fornito al giudice alcun valido criterio in base al quale procedere in tal senso.

Laddove le finalità – di prevenzione e risarcitorie – cui la misura della pubblicazione è preordinata siano già state realizzate mediante l’ordine di pubblicazione disposto con l’ordinanza cautelare pronunciata in corso di causa, la richiesta di pubblicazione della sentenza, ex art. 126 c.p.i. non può trovare accoglimento, in quanto del tutto incompatibile con il principio di proporzionalità previsto dall’art. 124 c.p.i.