Nullità del marchio composto da termini inglesi basilari nel settore moda: marchi deboli e forti, secondary meaning e uso descrittivo del concorrente

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.i. non possono costituire oggetto di registrazione i segni privi di carattere distintivo, e in particolare quelli divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi del commercio e quelli costituiti esclusivamente da denominazioni generiche o da indicazioni descrittive di specie, qualità, quantità, destinazione, valore, provenienza geografica, epoca di fabbricazione o altre caratteristiche del prodotto o servizio. L’enumerazione contenuta in tale ultima lettera ha carattere meramente esemplificativo e in essa sono ricomprese tutte le parole ed espressioni adoperate per magnificare i prodotti e i servizi cui vengono riferiti attraverso la sottolineatura di livello superiore delle relative caratteristiche, della raffinatezza dell’utente cui sono destinati e del prestigio che conferiscono a chi se ne avvale

La giurisprudenza ha precisato che anche una parola comune può costituire un marchio brevettabile, purché non abbia una funzione intrinsecamente descrittiva delle qualità del prodotto, ma sia collegata ad esso con un accostamento di pura fantasia che le attribuisca carattere originale ed efficacia individualizzante. Il criterio interpretativo da seguire è però rigoroso, poiché si richiede che le parole di uso comune relative al genere di un prodotto possono costituire oggetto di valido marchio solo in quanto abbiano subito una modificazione tale da oscurare il loro originale significato linguistico, e siano divenute tali da designare, con forte individuazione, un nuovo prodotto, perché impiegate in senso arbitrario, fantastico, iperbolico, senza alcuna aderenza concettuale con l’oggetto che sono destinate a contraddistinguere.

I cosiddetti marchi “deboli” sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto dal momento che la fantasia che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l’uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Un marchio, peraltro, può essere valido, benché “debole”, in base al fatto dell’esistenza di un pur limitato grado di capacità distintiva. La qualificazione del segno distintivo come marchio c.d. debole non incide sull’attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull’intensità della tutela che ne deriva.

La definizione di marchio forte è speculare, e riguarda marchi che, non coincidendo con la denominazione generica di un prodotto/servizio e non consistendo in indicazioni descrittive dello stesso, sono dotati di maggior capacità distintiva. Una caratteristica dei marchi forti è la componente di fantasia (o creatività) evidenziata dall’utilizzo di nomi o parole (anche di uso comune) che non hanno, concettualmente, attinenza con il prodotto o il servizio interessato

La debolezza di un marchio importa che il titolare non possa opporsi a un concorrente che utilizzi a sua volta un marchio poco distintivo rispetto alla denominazione generica del prodotto, ma che si differenzi in minima parte. La tutela dei marchi forti è caratterizzata, invece, da maggior incisività, in quanto qualsiasi tipo di variazione – anche “originale”, che lasci comunque intatto il cuore del marchio (ovvero, il nucleo ideologico riassuntivo dell’“attitudine individualizzante” del segno) – sarebbe ritenuta illegittima. La tutela, nel caso di marchio forte, è infatti estesa anche a quei segni distintivi altrui che presentino delle differenze rispetto ad esso, ma che se tollerati all’interno dello stesso mercato sarebbero potenzialmente forieri di un vantaggio competitivo per l’azienda sui concorrenti e potrebbero ingenerare confusione nel consumatore proprio in ragione della somiglianza con il marchio forte.

L’istituto del secondary meaning ricorre quando un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintiva per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, si trova ad acquistare, in seguito, tali capacità, in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato. In sostanza, è soprattutto per effetto della elevata diffusione commerciale, a sua volta sovente dipendente da massicci investimenti pubblicitari ed azzeccate strategie di marketing, che un marchio inizialmente privo di capacità distintiva può acquistarla: ciò, in quanto massicce attività di pubblicizzazione del marchio possono indurre ad una radicale trasformazione della sua percezione distintiva nel mercato, nel quale si sia diffusa l’identificazione del prodotto contraddistinto dal marchio, sebbene questo consti in origine di un termine generico.

È nullo per difetto di capacità distintiva il marchio denominativo costituito da termini inglesi basilari immediatamente comprensibili al pubblico di riferimento [nella specie, “Bi-Bag” per borse, ossia “doppia borsa”], poiché nel settore della moda la conoscenza dell’inglese deve presumersi e la parola descrive la tipologia stessa del prodotto; il titolare che invochi il secondary meaning ha l’onere di provare, con ogni mezzo, lo slittamento semantico della parola nella percezione del pubblico, non desumibile dalle sole fatture di vendita. L’uso da parte del concorrente della medesima espressione in caratteri standard, in funzione meramente descrittiva di una caratteristica del prodotto e in posizione subordinata rispetto al proprio marchio preminente, non integra contraffazione né agganciamento, e la dichiarata nullità travolge le domande di inibitoria, risarcimento e pubblicazione.