Secondary meaning del marchio descrittivo “Libraccio” e aggiunta del toponimo come aggravante del rischio di associazione

Un marchio originariamente debole perché descrittivo del prodotto acquista natura di marchio forte per effetto del secondary meaning ai sensi dell’art. 13, commi 2 e 3, c.p.i., quando per la diffusione prolungata, la capillare rete commerciale e i rilevanti investimenti pubblicitari il pubblico lo identifichi stabilmente come indicatore di provenienza da una determinata impresa, come «Libraccio», usato dagli anni Settanta per il commercio di libri nuovi e usati e registrato dal 1992, di fronte al quale il convenuto, che abbia iniziato l’attività nel 2018, non può invocare alcun preuso.

L’aggiunta del nome di un quartiere o di una località al marchio altrui divenuto forte non esclude la contraffazione, né rileva che il titolare non operi nel mercato cittadino del convenuto, ma aggrava il rischio di associazione, lasciando intendere che l’attività sia una filiale locale del titolare; l’uso del segno anche come insegna, nome a dominio e sui social ne conferma l’impiego in funzione di marchio e giustifica inibitoria, ritiro dal commercio, penale e pubblicazione. Vanno invece respinte le domande inibitorie e risarcitorie nei confronti del convenuto che, a seguito del sollecito stragiudiziale e prima della notifica della citazione, abbia rimosso ogni riferimento al marchio dalle proprie insegne.