Sentenze con tag: affinità tra prodotti

È debole il marchio il cui elemento denominativo dominante sia costituito da un termine di uso comune, evocativo di un concetto non estraneo all’attività contraddistinta, accompagnato da espressioni meramente descrittive e da una componente grafica con funzione soltanto ornamentale o di contorno. Anche in tal caso, l’aggiunta di espressioni descrittive dell’attività e un diverso carattere grafico non bastano a escludere l’effetto confusorio quando il segno successivo riproduca la parola che costituisce il cuore del marchio anteriore, preponderante per dimensioni e centralità, e sia usato per servizi dello stesso settore nel medesimo ambito territoriale, perché il consumatore medio tende a memorizzare la denominazione che caratterizza l’esercizio, senza soffermarsi sugli elementi grafici e descrittivi.

L’uso, da parte di un’impresa operante nel medesimo settore e nello stesso ambito territoriale, di un segno distintivo idoneo a creare confusione con quelli utilizzati da un concorrente per contraddistinguere la propria attività integra concorrenza sleale confusoria ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c.

In materia di proprietà industriale, il periculum in mora consiste in ogni rischio di pregiudizio, anche meramente patrimoniale, suscettibile di aumento o non agevolmente quantificabile, quale la possibilità per l’autore della violazione di trarre un indebito vantaggio pubblicitario o uno sviamento di clientela difficilmente quantificabile.

In applicazione del principio di proporzionalità, l’uso di un segno confusorio [come insegna di un esercizio commerciale] giustifica l’inibitoria, la rimozione del segno dall’insegna, dai siti web, dai social network e dai tag o metatag, e la fissazione di una penale. Il sequestro giudiziario dei prodotti e della documentazione contabile non è invece necessario quando la violazione consista nell’uso di un segno confusorio, senza contraffazione di prodotti, e i proventi dell’attività non siano connessi unicamente all’uso del segno; la pubblicazione del provvedimento, misura prevalentemente sanzionatoria, va negata quando non sia necessaria a tutelare le esigenze cautelari.

Ai fini della valutazione della capacità distintiva dei segni occorre fare riferimento alla capacità percettiva della categoria di soggetti cui i prodotti o i servizi sono destinati, rapportata a quella di un destinatario mediamente intelligente, accorto e informato sui prodotti del genere merceologico di appartenenza. Il rischio di confusione va valutato globalmente, sulla base dell’impressione complessiva prodotta dai segni e tenendo conto dei loro elementi distintivi e dominanti, poiché il consumatore medio percepisce il marchio nel suo insieme senza esaminarne i dettagli.

L’affinità tra prodotti, rilevante ai fini del giudizio di confondibilità tra marchi, postula che i beni siano ricercati e acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche o strettamente correlate, tali da indurre il consumatore a ritenere che provengano dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dall’eventuale uniformità dei canali di commercializzazione; l’identità delle esigenze che spingono all’acquisto non può essere ancorata a criteri eccessivamente generici.

Ai fini del giudizio di confondibilità tra marchi denominativi di fantasia, non può applicarsi alcuna precisa regola di pronuncia, perché il consumatore, percependoli come nomi di fantasia, può optare liberamente tra le diverse pronunce possibili; non rileva quindi la tesi secondo cui uno dei segni evocherebbe una parola straniera o andrebbe letto come acronimo, quando nessun elemento di immediata evidenza induca il consumatore a percepirlo in tal senso [nella specie, «WYCON» e «WIQO», per prodotti cosmetici e dermocosmetici].

Il diritto di esclusiva attribuito dalla registrazione del marchio copre anche i prodotti affini, quando possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico: è sufficiente che i prodotti siano ricercati e acquistati in forza di motivazioni identiche o strettamente correlate, tali che l’affinità funzionale induca il consumatore a ritenere che provengano dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dall’uniformità dei canali di commercializzazione.

La presunzione di colpa dell’art. 2600 c.c. in materia di concorrenza sleale è superata quando l’autore della condotta abbia svolto una ricerca di anteriorità prima della registrazione dei propri marchi, abbia adito per primo il giudice per l’accertamento negativo della contraffazione e abbia creato un’organizzazione di pubblicità e distribuzione del tutto autonoma e priva di riferimenti, anche indiretti, ai prodotti del titolare del marchio anteriore. In tal caso, accertata la contraffazione, il giudice può disporre il ritiro dei prodotti dal mercato entro un termine che consenta di riorganizzare la produzione con un marchio diverso e può negare la pubblicazione della sentenza, che non consegue obbligatoriamente all’accertamento della contraffazione ed è rimessa alla sua discrezionalità.

Il danno da contraffazione e da concorrenza sleale non è in re ipsa e va provato secondo i principi generali sul risarcimento da fatto illecito, sicché soltanto la dimostrazione della sua esistenza consente il ricorso al criterio equitativo per la liquidazione. Le richieste istruttorie sulla documentazione contabile e commerciale del contraffattore, pur utili a liquidare il lucro cessante, presuppongono la prova che dalla contraffazione sia derivato uno sviamento di clientela o un agganciamento parassitario; anche il danno all’immagine deve essere provato.

In tema di tutela del marchio, l’apprezzamento sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti va compiuto in via globale e sintetica, con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione d’impressione condotta con riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, raffrontando il marchio che il consumatore guarda con il mero ricordo mnemonico dell’altro.

Il rischio di confusione per il pubblico non si esaurisce nella mera confondibilità fra segni, ma attiene – coerentemente alla funzione distintiva del marchio – alla origine dei prodotti o dei servizi. Pertanto, l’uso da parte di un terzo di un segno uguale o simile per prodotti uguali o affini manca di novità e diventa contraffattorio quando è possibile ritenere che si tratti di un uso idoneo a indurre il pubblico a ritenere che i suoi prodotti provengano in realtà dall’impresa del titolare del segno anteriore.

Per accertare il rischio di confusione nel pubblico e, quindi, la contraffazione del marchio, è necessario svolgere un giudizio di comparazione che ha ad oggetto due elementi: l’identità o la somiglianza tra i segni e l’identità o l’affinità fra i prodotti contrassegnati dai due marchi.

Avuto riguardo agli altri segni distintivi quali la ragione sociale, l’insegna e il nome a dominio, dottrina e giurisprudenza costante sostengono che la considerazione unitaria delle regole contenute negli artt. 12 (nullità del marchio per difetto di novità), 20 (contraffazione del marchio) e 22 (unitarietà dei segni distintivi) c.p.i. consente di utilizzare i medesimi principi per valutare le possibili interferenze tra marchi e i segni distintivi di tipo diverso, applicando ad essi le medesime regole previste in generale per determinare la sussistenza della contraffazione. Pertanto, anche nella contraffazione del marchio attraverso un “altro” segno distintivo, il giudizio teso ad accertare il rischio di confusione per il pubblico, necessita del concorso dei due elementi sopracitati: l’identità o la somiglianza tra i segni, da una parte, e l’identità o l’affinità fra i prodotti contrassegnati dai due marchi, dall’altra.

Il titolare del marchio previamente registrato non può vietare di per sé l’uso del segno distintivo in qualsiasi forma, compreso il “domain name”, ove non sussista la confondibilità o l’affinità dei prodotti o servizi; ciò anche nel caso in cui ricorra l'inclusione nella stessa classe, che non è idonea in quanto tale a provarne l’affinità.

In tema di domanda di decadenza del marchio per non uso ex artt. 24-26 lett. c) c.p.i. e della prova dell'uso del marchio da parte del titolare, il fatto che il marchio sia affiancato ad altri marchi del titolare non vale ad escludere l'uso con funzione distintiva e non equivale in alcun modo ad un non uso ai fini della decadenza.

Sono nulli, ai sensi degli artt. 12 lett. d) e 25 c.p.i., i segni identici o simili a segni registrati precedentemente se, a causa della forte somiglianza dei segni e dell'identità fra i prodotto e servizi, si può determinare un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. (Nel caso di specie è stato ritenuto che il marchio successivo "SEMPRE IN TESTA PARRUCCHIERI" sia identico al precedente "SEMPRE IN TESTA" giacchè il termine "PARRUCCHIERI" aggiunto nella registrazione successiva è da ritenersi meramente descrittivo per il settore merceologico di registrazione ed uso del marchio).

Sono nulli i segni identici registrati per beni e servizi affini, se a causa della forte somiglianza del segno successivo rispetto al segno registrato in precedenza e dell’affinità fra i servizi, si può determinare un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (Nel caso di specie è stato ritenuto che i servizi di formazione e di gestione di parrucchieri sono affini ai servizi di bellezza e saloni di parrucchiere, in quanto sono ricercati e acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche o quanto meno tra loro strettamente correlate, tali per cui la affinità funzionale esistente tra questi beni o prodotti e tra i relativi settori merceologici induca il consumatore naturalmente a ritenere che essi provengano dalla medesima fonte produttiva).

L'indagine sulla ricorrenza della affinità tra prodotti non è vincolata al riscontro della inclusione, o meno, dei prodotti nella medesima classe merceologica fra quelle elencate dalla tabella, in quanto le indicazioni di tale tabella non hanno carattere tassativo e perseguono finalità prevalentemente fiscali.

In tema di accertamento della concorrenza sleale c.d. confusoria, quando un marchio è dotato di forte capacità distintiva e individualizzante, le minime variazioni introdotte non sono sufficienti ad evitare il pericolo di confusione.

Sono elementi idonei a provare il non uso quinquennale, e dunque la decadenza del marchio ai sensi dell’art. 24 c.p.i., la dimostrazione dell’inconferenza dell’oggetto sociale dell’impresa titolare del marchio con i prodotti e servizi che il marchio è chiamato a contraddistinguere e (altro…)

Non sussiste domanda riconvenzionale in senso tecnico giuridico, ossia legata da connessione oggettiva alle domande proposte da parte attrice e pertanto idonea ex art.36 c.p.c. a derogare alle regole ordinarie di competenza, quando la domanda di parte convenuta abbia ad oggetto marchi ulteriori rispetto a quelli azionati dall'attrice, che (altro…)