Sentenze con tag: notorietà

In materia di marchi non registrati, il fatto costitutivo del diritto ai sensi dell’art. 2571 c.c. è ravvisato nella priorità d’uso o, alternativamente, nella notorietà acquisita dal segno, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico dei consumatori interessati.

La notorietà e il preuso devono essere provati con specifico riferimento al segno rivendicato: la documentazione che attesta il prestigio della denominazione sociale e dell’emblema di un ente non dimostra la notorietà o la priorità d’uso delle parole generiche in essa contenute [nella specie, “Guide”, “Caffè delle Guide”, “Bar delle Guide”], troppo generiche perché su di esse possano vantarsi diritti di esclusiva; né la proprietà di un’insegna materiale, riservata al locatore nell’atto di cessione dell’azienda tra i gestori, vale a costituire in capo a lui un marchio di fatto, quando l’azienda sia stata sempre esercitata sotto quell’insegna da terzi conduttori titolari delle licenze amministrative.

La clausola del contratto di locazione dell’immobile che impone al conduttore di mantenere l’insegna del locale, riferibile alla proprietà di un oggetto materiale e formulata in termini generici, non integra un contratto di licenza di marchio di fatto.

La fattispecie della registrazione in malafede di cui all’art. 19, comma 2, c.p.i. abbraccia le ipotesi in cui un soggetto possa vantare una legittima aspettativa di tutela di cui il registrante sia a conoscenza al momento del deposito, ed è ravvisabile, tra l’altro, quando il depositante abusi di un rapporto di collaborazione e fiducia; scopo della norma è tutelare chi, pur avendo l’intenzione di registrare un marchio, non lo abbia ancora fatto e sia pregiudicato dalla preventiva registrazione di chi, consapevole di ciò, agisca allo scopo di ostacolare tale progetto. Non ricorre la malafede quando il preteso avente diritto, operante in un settore merceologico diverso, non abbia mai manifestato l’intenzione di registrare il segno per la classe interessata, quando il rapporto tra le parti sia di mera locazione dell’immobile, non qualificabile come rapporto di collaborazione e fiducia, e quando il registrante abbia legittimamente acquistato da un terzo l’azienda esercitata sotto quel segno.

La tutela dell’art. 8, comma 3, c.p.i., volta a evitare lo sfruttamento parassitario della notorietà delle denominazioni e degli emblemi di enti e associazioni non aventi finalità economiche, riguarda la denominazione e l’emblema notori dell’ente e non le parole generiche in essa contenute, tanto più quando i settori merceologici delle parti siano distinti.

Con l’entrata in vigore del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005) è stata riconosciuta tutela ai segni distintivi non titolati, prevedendo all’art. 2 c. 4, c.p.i., che sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato. Ai fini della configurabilità di un marchio di fatto tutelabile è necessaria la ricorrenza di due requisiti: l’uso effettivo e la notorietà. Quanto al primo requisito l’uso deve essere costante e continuativo, non avendo alcuna rilevanza un uso occasionale, sporadico e discontinuo. Per notorietà deve invece intendersi la conoscenza generalizzata del marchio non già presso la generalità dei cittadini, bensì presso gli utenti e i consumatori interessati. A seconda del bacino di utenti interessati dal marchio, l’art. 12, c. 1, c.p.i. distingue due tipi di notorietà: quella generale, idonea a privare di novità il marchio identico o simile registrato successivamente per prodotti identici o affini, costituendo quindi causa di nullità di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 25, lett. a), c.p.i.; quella locale, tale da consentire l’utilizzo del marchio solo localmente o comunque con modalità tali da non comportarne una notorietà generale che pur non invalidando il marchio successivo costituisce un diritto di preuso nei limiti della diffusione locale. Pertanto, la presenza di questi elementi di fatto, che compensano la mancata registrazione, conferisce al segno distintivo non titolato una posizione qualificata.

Deve considerarsi non raggiunta la prova richiesta per poter attribuire il diritto esclusivo di preuso della denominazione laddove il lasso di tempo intercorso tra la prima manifestazione dell’uso della denominazione da parte del presunto preutente ed il deposito della domanda di registrazione del marchio da parte del terzo registrante sia talmente esiguo da rendere inverosimile che l'uso abbia raggiunto una certa diffusione nel mercato di riferimento.

Carente la prova di una notorietà generale, neppure può ritenersi compiutamente dimostrata una anteriore notorietà locale, stante il limitato numero di prodotti che sarebbe stato diffuso prima della domanda di privativa avversaria, il lasso di tempo assai limitato, e il fatto che non risulti assodato che i prodotti commercializzati fossero contraddistinti dal marchio di cui si rivendica il preuso.

Ai fini del giudizio di contraffazione la comparazione va eseguita tra il segno legittimamente registrato e valido e il segno con domanda posteriore, questo in connessione ai prodotti “contrassegnati” dal presunto contraffattore. L’accoglimento della domanda di cui agli artt. 20, lett. a) e b), c.p.i. va limitato alle condotte successive alla domanda di registrazione del marchio e comunque non può essere esteso ai prodotti e ai servizi ritenuti dissimili e non identici/non affini.

Non possono essere liquidate quale danno emergente le attività prestate in relazione al contenzioso da soggetto che, rivestendo la qualifica di socio amministratore e legale rappresentante dell’attrice, era investito del compito di gestire la società (e l’inerente rischio d’impresa) in tutti i suoi aspetti, fra i quali l’eventuale contenzioso e i rapporti coi legali nominati, irrilevante il fatto che non sia stato previsto nei rapporti sociali interni uno specifico compenso per l’amministrazione.

Ai fini della liquidazione del danno emergente, le spese legali sub specie di fatture e note proforma dei difensori, relative al contenzioso cautelare, e alla fase di opposizione avanti l’UIBM devono ritenersi assorbite dalle relative liquidazioni, ormai irretrattabili, effettuate dall’UIBM e dal Tribunale. Queste riguardano e sono rivolte nei confronti della controparte, mentre le somme comunque pagate dal cliente al difensore riguardano i rapporti interni fra questi, cui la controparte è estranea. Riconoscere a titolo di danno emergente anche la sola differenza tra quanto liquidato e oggetto di condanna in sede di procedimento giudiziario e/o amministrativo e quanto pattuito tra cliente e difensore costituirebbe duplicazione o indebita estensione del provvedimento di liquidazione e condanna alle spese ex art. 91 e ss. c.p.c.

Nel caso di utilizzazione, senza il consenso dell’interessato o dei suoi eredi, dell’immagine di un personaggio noto nell’ambito di un’opera di fiction televisiva, la coesistenza di finalità informative, didattiche o culturali con finalità lucrative non esclude, di per sé, l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 97 l.d.a., imponendo al giudice di procedere a un bilanciamento in concreto tra il diritto all’immagine, al nome e all’identità personale, da un lato, e la libertà di iniziativa economica, la libertà di espressione artistica e il diritto all’informazione, dall’altro, nonché di verificare se l’utilizzazione dell’immagine in parti di pura invenzione, o comunque non attinenti alla vita professionale del personaggio rappresentato, sia funzionale alla realizzazione dell’opera e non sia distorsiva del racconto, anche celebrativo, della figura rappresentata.

Nei casi di confine in cui l’uso dell’immagine altrui combini finalità informativo-culturali e finalità commerciali in senso lato, il giudice di merito deve condurre un’attenta ponderazione degli interessi in gioco, potendo risultare prevalente l’interesse culturale-informativo pur in presenza di uno scopo di lucro: l’esimente dell’art. 97 l.d.a. va applicata se prevalgono le finalità culturali e va esclusa in caso di finalità meramente pubblicitarie o lucrative, poiché ritenere irrilevanti le finalità informative ogni volta che vi sia scopo di lucro riserverebbe il diritto di informazione alle sole iniziative prive di scopo di lucro. L’esito del bilanciamento è accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimità sotto il paradigma della violazione di legge, mentre è censurabile l’omissione stessa del giudizio comparativo, che si traduce nell’affermazione generale e astratta della prevalenza dello scopo commerciale per il solo fatto della sua presenza.

L’esimente degli scopi didattici o culturali di cui all’art. 97 l.d.a. può essere integrata anche da un’opera di fiction che, avendo a oggetto la vita professionale di un personaggio storico, inserisca elementi romanzati della sua vita privata per esigenze di drammatizzazione e coerenza narrativa: la fiction è espressione del diritto di elaborazione artistica, che trova fondamento negli artt. 21 e 33 Cost., e gli scopi culturali non possono essere fatti coincidere con la sola cronaca giornalistica o con la ricostruzione storico-documentaristica. La chiave dell’esimente è il rapporto di strumentalità tra l’impiego dell’immagine altrui e il soddisfacimento di esigenze culturali, cui sono votate tanto le opere informative quanto quelle di intrattenimento.

Integra un'ipotesi di concorrenza sleale confusoria, sanzionabile con provvedimento inibitorio cautelare, la condotta di un'impresa che commercializzi un prodotto identico a quello di un concorrente, utilizzando un marchio simile e una comunicazione pubblicitaria che evoca la notorietà e la tradizione storica del prodotto altrui. Tale condotta è idonea a generare confusione nel consumatore e a determinare uno sviamento di clientela, giustificando l'adozione di misure urgenti.

La genesi di un marchio di fatto non si ricollega automaticamente all’uso, pur protratto ed esclusivo, del segno, ma richiede la prova che tale uso gli abbia attribuito “notorietà”, ossia abbia determinato il diffuso radicamento della forza distintiva del segno nella percezione dei consumatori. Pertanto, l’intensità dell’uso del segno e, conseguentemente, la sua notorietà rappresentano le condizioni primarie e necessarie ai fini del suo riconoscimento e della sua tutela industrialistica come marchio di fatto. L’uso del marchio, per conferirgli la necessaria notorietà, deve essere, quindi, intenzionale e continuo, non precario né sperimentale, occasionale o casuale, e deve assicurare la conoscenza effettiva e diffusa del prodotto contraddistinto.

Un nome anagrafico, validamente registrato come marchio e divenuto noto, non può essere successivamente adottato come segno distintivo in settori merceologici identici o affini, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, non potendosi ritenere tale condotta conforme alla correttezza professionale. Infatti, la norma dell’art. 21 co. 1 lett. a) c.p.i., secondo cui alla suddetta condizione è consentito l’uso del proprio nome nell’esercizio dell’attività economica (peraltro limitatamente alle persone fisiche), ha carattere eccezionale ed è sempre stata interpretata in senso restrittivo, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza. In nessun caso veniva legittimata l’adozione del proprio nome come marchio, in violazione di precedenti marchi altrui. Si ritiene infatti che contrasti con i principi della correttezza professionale l'uso del proprio nome anagrafico che pregiudichi il valore di un marchio già registrato, contenente lo stesso nome, in quanto in tal modo si trae indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà. Peraltro il giudizio sulla correttezza professionale dell’uso del nome civile, identico ad un marchio anteriore, deve essere svolto in modo molto rigoroso, ed è ravvisabile solo in presenza di un’effettiva esigenza di informazione incentrata sul nome civile e sulle concrete modalità con cui l’informazione viene fornita, senza che il pubblico venga indotto in errore sull’identificazione del produttore e sulla provenienza dei suoi beni o servizi, anche sotto il profilo dell’associazione tra i segni.

Il rapporto di concorrenza tra le imprese non è escluso dall’appartenenza delle stesse a diversi mercati  e/o linee di distribuzione, posto che occorre tenere in conto le potenzialità espansive della concorrente leale, la quale potrebbe decidere di estendere (altro…)