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Sentenze con tag: nullità per difetto di novità del marchio
Marchi patronimici e accordo di coesistenza: convalidazione, malafede e decadenza parziale per non uso nei servizi di ristorazione
La sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., rilevabile anche d’ufficio, presuppone una pregiudizialità in senso tecnico, cioè l’attitudine della decisione dell’altra causa a fare stato con efficacia di giudicato nel processo pregiudicato, e quindi l’identità delle parti; il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, e il passaggio in giudicato può ritenersi pacifico quando sia concordemente riferito dalle parti.
La cessione della partecipazione nella società che usa il cognome del socio cedente non comporta il trasferimento dei diritti sul nome, e l’accordo con cui le parti convengano un’esclusiva temporanea a favore della società, decorsa la quale la famiglia possa usare liberamente il proprio nome, dà vita a un assetto di coesistenza che rende lecita la successiva registrazione, da parte del componente della famiglia, di marchi patronimici, sicché va respinta la domanda di nullità per difetto di novità rispetto ai marchi anteriori della società; restano parimenti respinte le domande di contraffazione e di trasferimento del nome a dominio, segno distintivo atipico soggetto alla stessa disciplina.
La convalidazione ai sensi dell’art. 28 c.p.i. non comporta la perdita del diritto sul marchio né l’acquisto del diritto da parte di chi lo abbia usato senza contestazione, ma integra una decadenza dall’azione di nullità o di contraffazione, impedita soltanto dall’esercizio dell’azione e non da diffide stragiudiziali; la prova dell’uso quinquennale tollerato deve essere rigorosa, e la malafede del registrante non si esaurisce nella conoscenza del marchio anteriore, ma richiede l’intenzione di approfittare del suo accreditamento presso il pubblico.
L’uso effettivo del marchio registrato per servizi alberghieri e di ristorazione non è provato, per questi ultimi, dal servizio in camera né dalla presenza nell’albergo di bar e ristoranti aperti al pubblico con denominazioni proprie non evocative del marchio, e va quindi dichiarata la decadenza parziale per non uso limitatamente ai servizi di ristorazione.
Requisito di novità del marchio: Valentino vs. Valentina
Per valutare la domanda di nullità del marchio ex artt. 25 lett.a) e 12 c.p.i., occorre verificare se il secondo segno registrato possa ritenersi nuovo, ovvero difetti di novità, come accade nelle ipotesi in cui "..l'identità o somiglianza fra i segni o l'identità o somiglianza tra i prodotti o servizi determini un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione...".
In coerenza con la funzione intrinseca del segno, l’apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari dev’essere compiuto dal giudice non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici dei marchi interessati, e tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, e quindi della notorietà del marchio e del grado di somiglianza tra i prodotti, nonché della normale avvedutezza dei consumatori cui i prodotti o servizi sono destinati.
E' da escludere l'interferenza tra i marchi Valentina e Valentino laddove il primo consista in un segno letteralmente diverso e graficamente differenziato in modo significativo, in quanto composto da lettere con caratteri peculiari - specificamente da lettera iniziale e lettera finale maiuscole - e da elementi di contorno di fantasia, che conferiscono al segno una sua personalità ed originalità.
I segni Valentina e Valentino sono inoltre anche concettualmente diversi, perché Valentino è un nome proprio maschile, Valentina un nome proprio femminile, il che, in connessione con gli articoli che il segno è chiamato a distinguere, presenta una ulteriore valenza di distacco: infatti, il segno Valentino rimanda necessariamente, ad un uomo, e quindi lo stilista, mentre il segno, nella versione al femminile rimanda e suggerisce piuttosto la figura della utilizzatrice degli articoli prodotti e distribuiti nel mercato con quel segno.
Nullità del marchio nazionale registrato in mala fede con intento usurpativo del segno altrui
È nullo ai sensi degli artt. 19, co. 2, e 25, co. 1, lett. b), c.p.i. il marchio nazionale registrato sulla base di una domanda depositata in mala fede da chi, consapevole dell’esistenza di un segno del tutto simile usato da decenni da un’impresa [straniera] per i medesimi prodotti e in progressiva espansione [anche nel mercato italiano], miri ad acquisire i diritti esclusivi nel territorio nazionale su un segno distintivo espressione della storia imprenditoriale altrui. La mala fede può essere desunta in via presuntiva da elementi quali i precedenti rapporti commerciali del richiedente aventi a oggetto i prodotti contraddistinti dal segno altrui, [i legami personali con il paese in cui il segno è noto,] l’obiettiva somiglianza tra i segni e la possibilità di conoscere, attraverso la consultazione della banca dati dei marchi comunitari, i precedenti tentativi di registrazione del segno da parte del suo titolare.
Sono nulli per difetto di novità, ai sensi degli artt. 12, co. 1, lett. d), e 25, co. 1, lett. a), c.p.i., i marchi nazionali che riproducono quasi tutti gli elementi [componente denominativa, lettering, posizionamento e motivi grafici] di un marchio comunitario anteriormente registrato per la medesima classe di prodotti, con conseguente rischio di confusione per il pubblico dei consumatori.
La declaratoria di nullità dei marchi azionati dall’attore priva di fondamento le domande di accertamento della contraffazione da lui proposte sulla base dei medesimi titoli. L’uso di tali segni per la distribuzione e l’offerta in vendita dei prodotti integra, a sua volta, contraffazione dei marchi comunitari anteriori del convenuto.
Quando non si disponga di dati certi sulla dimensione dell’illecito, anche per l’inottemperanza del contraffattore all’ordine di esibizione della documentazione contabile e commerciale, il danno da contraffazione di marchio, derivante dalla perdita di quote di mercato e dalla diluizione del valore dei marchi del titolare, è liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 125 c.p.i., tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto. La pubblicazione della sentenza ex art. 126 c.p.i. può essere disposta, quale ulteriore forma di riparazione del danno all’immagine, con modalità idonee a raggiungere il pubblico di riferimento dei prodotti [su un quotidiano locale e anche in lingua spagnola].
