Marchi patronimici e accordo di coesistenza: convalidazione, malafede e decadenza parziale per non uso nei servizi di ristorazione

La sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., rilevabile anche d’ufficio, presuppone una pregiudizialità in senso tecnico, cioè l’attitudine della decisione dell’altra causa a fare stato con efficacia di giudicato nel processo pregiudicato, e quindi l’identità delle parti; il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, e il passaggio in giudicato può ritenersi pacifico quando sia concordemente riferito dalle parti.

La cessione della partecipazione nella società che usa il cognome del socio cedente non comporta il trasferimento dei diritti sul nome, e l’accordo con cui le parti convengano un’esclusiva temporanea a favore della società, decorsa la quale la famiglia possa usare liberamente il proprio nome, dà vita a un assetto di coesistenza che rende lecita la successiva registrazione, da parte del componente della famiglia, di marchi patronimici, sicché va respinta la domanda di nullità per difetto di novità rispetto ai marchi anteriori della società; restano parimenti respinte le domande di contraffazione e di trasferimento del nome a dominio, segno distintivo atipico soggetto alla stessa disciplina.

La convalidazione ai sensi dell’art. 28 c.p.i. non comporta la perdita del diritto sul marchio né l’acquisto del diritto da parte di chi lo abbia usato senza contestazione, ma integra una decadenza dall’azione di nullità o di contraffazione, impedita soltanto dall’esercizio dell’azione e non da diffide stragiudiziali; la prova dell’uso quinquennale tollerato deve essere rigorosa, e la malafede del registrante non si esaurisce nella conoscenza del marchio anteriore, ma richiede l’intenzione di approfittare del suo accreditamento presso il pubblico.

L’uso effettivo del marchio registrato per servizi alberghieri e di ristorazione non è provato, per questi ultimi, dal servizio in camera né dalla presenza nell’albergo di bar e ristoranti aperti al pubblico con denominazioni proprie non evocative del marchio, e va quindi dichiarata la decadenza parziale per non uso limitatamente ai servizi di ristorazione.