Brevetto di procedimento, ragionevoli sforzi del titolare e inibitoria condizionata al rendiconto delle vendite
Ai fini dell’art. 67, comma 1, lett. b), c.p.i., i ragionevoli sforzi richiesti al titolare di un brevetto di procedimento per determinare il procedimento effettivamente attuato dal presunto contraffattore si valutano alla luce dei principi di effettività e di economicità della tutela giurisdizionale, sicché, tra più attività egualmente adeguate allo scopo, è esigibile quella che comporta complessivamente minori costi per le parti, con la conseguenza che il titolare deve anzitutto ricorrere all’ingegneria inversa, se il prodotto è acquistabile sul mercato a costi accettabili, e in mancanza deve chiedere al fabbricante di fornire volontariamente le informazioni rilevanti, senza che gli si possa imporre il previo ricorso alla descrizione giudiziale o alla consulenza tecnica preventiva [domanda di brevetto europeo per un metodo di sintesi di un principio attivo; medicinale a base di quel principio attivo vendibile solo su prescrizione di centri ospedalieri o specialisti; richiesta di informazioni sul metodo di produzione rifiutata dal fabbricante; inibitoria cautelare concessa].
Quando il prodotto non può essere acquistato liberamente sul mercato e sottoposto a ingegneria inversa, il rifiuto del fabbricante di rispondere alla richiesta del titolare del brevetto di procedimento di essere informato sul metodo di produzione impiegato giustifica, in mancanza di prova contraria, la presunzione di contraffazione prevista dall’art. 67, comma 1, lett. b), c.p.i.
È conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’art. 3 della direttiva 2004/48/CE, nel bilanciamento tra il diritto di esclusiva e l’interesse generale alla disponibilità di un medicinale di notevole importanza per la salute, l’inibitoria cautelare la cui esecuzione resta sospesa finché il presunto contraffattore rende conto al titolare, entro un termine iniziale e poi periodicamente, delle importazioni e delle vendite effettuate in Italia con indicazione di quantità, prezzi, destinatari e date delle forniture, perché in tal modo resta salvaguardata la possibilità di far valere nel giudizio di merito il diritto al risarcimento del danno e alla retroversione degli utili.
La sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento brevettato, richiesta dall’art. 67, comma 1, lett. b), c.p.i., coincide con un giudizio di prevalenza probabilistica e può desumersi in via presuntiva dal pregresso rapporto di fornitura del principio attivo tra il titolare e il gruppo del fabbricante, dall’interesse al procedimento brevettato manifestato da quest’ultimo con l’azione di rivendica della titolarità e con l’azione di nullità del titolo, dalla scelta di difendersi senza negare l’interferenza tra il metodo impiegato e quello brevettato e dalla mancata indicazione di produttori o metodi alternativi per il medesimo impiego farmaceutico.
Il regime di inversione dell’onere della prova stabilito dall’art. 67 c.p.i. per il brevetto di procedimento, che deroga in parte all’art. 121, comma 1, c.p.i., è espressione nel diritto industriale del principio di vicinanza della prova, corollario dei principi di effettività e di economicità della tutela giurisdizionale previsti dagli artt. 3 e 6 della direttiva 2004/48/CE, e va interpretato alla luce di tali principi.
Ai fini dell’art. 67, comma 1, lett. b), c.p.i., è identico al prodotto ottenuto mediante il procedimento brevettato il medicinale a base del principio attivo la cui sintesi per uso farmaceutico forma oggetto del brevetto di procedimento.
L’invalidità di alcune rivendicazioni del brevetto di procedimento, ritenuta in via sommaria all’esito della consulenza tecnica disposta in sede cautelare, non impedisce l’inibitoria quando le rivendicazioni riconosciute valide bastano a fondare la sostanziale probabilità che il prodotto sia fabbricato in contraffazione.
L’istanza di nomina di un consulente tecnico ai sensi dell’art. 128 c.p.i. va rivolta al presidente della sezione specializzata, funzionalmente competente per il procedimento di consulenza tecnica preventiva, ed è inammissibile se proposta genericamente al tribunale delle imprese con il ricorso cautelare.
È inammissibile la richiesta di ordinare al presunto autore della violazione, ai sensi dell’art. 121-bis c.p.i., di fornire informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione delle merci quando l’istanza è priva di un’indicazione specifica dei fatti sui quali egli deve essere interrogato.
Il pericolo di danno irreparabile non è presupposto indefettibile dell’inibitoria cautelare prevista dall’art. 131 c.p.i., che attua l’art. 9 della direttiva 2004/48/CE, perché la misura richiede soltanto un sufficiente grado di certezza circa la titolarità del diritto di proprietà industriale e la violazione in atto o imminente, mentre l’irreparabilità del pregiudizio, necessaria per il provvedimento d’urgenza atipico ex art. 700 c.p.c., rileva semmai per l’adozione della misura inaudita altera parte.
In sede cautelare la titolarità del diritto sull’invenzione oggetto di una domanda di brevetto europeo può ritenersi verosimile sulla base della sentenza che ha rigettato la domanda di rivendica proposta da un terzo ai sensi dell’art. 118 c.p.i. e dell’art. 61 CBE, convincimento rafforzato dalla conferma di tale decisione in appello.
La penale che assiste l’inibitoria cautelare si determina tenendo conto delle dimensioni delle parti, del valore della controversia e del tipo di prestazione concretamente imposta al destinatario della misura.
