Contraffazione mediante uso del marchio altrui come ditta e insegna e pubblicazione della sentenza
L’uso come ditta e insegna di un segno che riproduce il nucleo caratterizzante di un marchio registrato, con la sola aggiunta della parola «Outlet», per contraddistinguere un’attività di vendita identica a quella del titolare del marchio integra contraffazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. b), c.p.i. e violazione del principio di unitarietà dei segni distintivi di cui all’art. 22 c.p.i., perché quell’aggiunta non vale a differenziare il segno e anzi rafforza l’idea della riconducibilità dei servizi al titolare del marchio, tanto più quando le attività sono vicine [commercio al dettaglio di calzature per bambini; segno usato dal 2010 come ditta, insegna e marchio di fatto e poi registrato nelle classi 25 e 35; segno imitante adottato da un’impresa individuale concorrente operante nella stessa area].
La pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 126 c.p.i., che ha natura risarcitoria con la funzione di prevenire il rischio della reiterazione di danni per il titolare del diritto, non può essere disposta quando sia stata rigettata la domanda di risarcimento del danno.
La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da contraffazione di marchio e concorrenza sleale presuppone l’impossibilità di una quantificazione pecuniaria del danno e non può essere disposta quando il titolare del marchio non abbia fornito alcun elemento di prova sulla lesione della propria immagine o reputazione né indicato parametri, anche generali, per quantificare le conseguenze negative subite.
In applicazione del principio di unitarietà dei segni distintivi di cui all’art. 22 c.p.i., il giudizio di confondibilità tra il marchio e il segno adottato come ditta o insegna tiene conto dell’identità del pubblico di riferimento, sicché la confusione risulta rafforzata quando le due imprese operano nel medesimo settore e offrono servizi delle stesse classi merceologiche nello stesso mercato.
L’uso di un segno confondibile con il marchio altrui, idoneo a indurre il consumatore mediamente avveduto a ritenere che i prodotti o servizi così contraddistinti siano riconducibili al titolare del marchio, integra anche concorrenza sleale confusoria ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c.
L’accertamento della contraffazione giustifica l’inibitoria dell’uso del segno contraffattorio nelle attività di commercio e di pubblicità, anche sui social media, con l’ordine di distruzione del materiale pubblicitario e la fissazione di una penale per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione e per ogni violazione successivamente constatata.
La confondibilità tra segni va valutata con un esame globale, visivo, fonetico e concettuale, fondato sull’impressione complessiva prodotta dai segni a confronto in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti e della normale diligenza e avvedutezza dei consumatori, sicché, individuato il nucleo ideologico-espressivo che connota il marchio, sono inidonee a escludere la contraffazione le variazioni, anche rilevanti e originali, che lasciano sussistere la confondibilità di quel nucleo.
Il rischio di confusione sussiste quando il consumatore di media avvedutezza collega al marchio il segno imitante senza distinguere i prodotti, mentre il rischio di associazione sussiste quando il consumatore, pur senza incorrere in confusione, associa mentalmente il segno contraffattorio al marchio sulla base degli elementi dotati di capacità distintiva presenti in entrambi.
