Marchio figurativo con nome geografico debole e rilievo dominante della componente grafica

Nel marchio figurativo composto da un elemento grafico originale e dal nome di una provincia, il cuore del segno è costituito dalla componente grafica, mentre il nome geografico, privo di autonoma capacità distintiva, rende il marchio debole sotto tale profilo, sicché non vi è contraffazione né rischio di confusione quando il segno successivo riprenda soltanto il toponimo, aggiungendovi un elemento verbale che lo differenzia anche foneticamente, e presenti struttura, colori, caratteri e grafica del tutto diversi [marchi figurativi nazionali e dell’Unione europea di una società strumentale di un ente territoriale per la promozione turistica, raffiguranti una farfalla stilizzata sopra il nome della provincia, contrapposti al segno di un’agenzia di marketing formato dallo stesso toponimo seguito da un termine descrittivo dell’attività e da un’estensione di dominio, racchiuso in un poligono irregolare, e ai relativi nomi a dominio registrati nel 2009].

Chi invoca tutela per i propri nomi a dominio non può ottenerla contro nomi a dominio altrui asseritamente confondibili registrati in epoca anteriore, quando al momento di tale registrazione né egli né il suo dante causa avessero registrato nomi a dominio idonei a generare confusione tra i due operatori, perché la registrazione dei nomi a dominio di cui si chiede tutela è successiva alla condotta del terzo.

Il nome di una provincia, in quanto designa un luogo geografico generalmente noto, è privo di capacità distintiva e non sarebbe di per sé registrabile come marchio ai sensi dell’art. 13 c.p.i., sicché la sua presenza nel marchio figurativo rende il segno debole sotto tale profilo, con la conseguenza che, a differenza di quanto accade per il marchio forte, anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti a escludere la confondibilità del segno altrui che riprenda il toponimo.

Esclusa la confondibilità dei segni sia sul piano analitico sia nel confronto d’insieme, va respinta anche la domanda di concorrenza sleale confusoria ai sensi dell’art. 2598 c.c. fondata sull’uso dei medesimi segni e dei nomi a dominio che li riproducono, perché viene meno il rischio di confusione sulla provenienza dei prodotti e dei servizi.

La confondibilità del marchio complesso va valutata muovendo dall’esame comparativo dell’elemento o degli elementi cui è affidata la forza distintiva, che ne costituiscono il cuore, sul fondamento del carattere dominante di tali elementi e della trascurabilità di quelli privi di capacità caratterizzante, senza tuttavia prescindere dall’esame dei segni in conflitto considerati nel loro insieme.