Nullità del marchio nazionale registrato in mala fede con intento usurpativo del segno altrui
È nullo ai sensi degli artt. 19, co. 2, e 25, co. 1, lett. b), c.p.i. il marchio nazionale registrato sulla base di una domanda depositata in mala fede da chi, consapevole dell’esistenza di un segno del tutto simile usato da decenni da un’impresa [straniera] per i medesimi prodotti e in progressiva espansione [anche nel mercato italiano], miri ad acquisire i diritti esclusivi nel territorio nazionale su un segno distintivo espressione della storia imprenditoriale altrui. La mala fede può essere desunta in via presuntiva da elementi quali i precedenti rapporti commerciali del richiedente aventi a oggetto i prodotti contraddistinti dal segno altrui, [i legami personali con il paese in cui il segno è noto,] l’obiettiva somiglianza tra i segni e la possibilità di conoscere, attraverso la consultazione della banca dati dei marchi comunitari, i precedenti tentativi di registrazione del segno da parte del suo titolare.
Sono nulli per difetto di novità, ai sensi degli artt. 12, co. 1, lett. d), e 25, co. 1, lett. a), c.p.i., i marchi nazionali che riproducono quasi tutti gli elementi [componente denominativa, lettering, posizionamento e motivi grafici] di un marchio comunitario anteriormente registrato per la medesima classe di prodotti, con conseguente rischio di confusione per il pubblico dei consumatori.
La declaratoria di nullità dei marchi azionati dall’attore priva di fondamento le domande di accertamento della contraffazione da lui proposte sulla base dei medesimi titoli. L’uso di tali segni per la distribuzione e l’offerta in vendita dei prodotti integra, a sua volta, contraffazione dei marchi comunitari anteriori del convenuto.
Quando non si disponga di dati certi sulla dimensione dell’illecito, anche per l’inottemperanza del contraffattore all’ordine di esibizione della documentazione contabile e commerciale, il danno da contraffazione di marchio, derivante dalla perdita di quote di mercato e dalla diluizione del valore dei marchi del titolare, è liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 125 c.p.i., tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto. La pubblicazione della sentenza ex art. 126 c.p.i. può essere disposta, quale ulteriore forma di riparazione del danno all’immagine, con modalità idonee a raggiungere il pubblico di riferimento dei prodotti [su un quotidiano locale e anche in lingua spagnola].
