Azione di contraffazione di marchio: legittimazione del licenziatario e esame della forza del segno distintivo

La lettura sistematica dell’art. 122 bis c.p.i. prevede che la legittimazione ad esercitare l’azione per contraffazione di un marchio d’impresa da parte del licenziatario sussiste, quanto all’azione cautelare, solo laddove il titolare non agisca. Difatti la suddetta disciplina stabilisce che i licenziatari possono avviare un’azione in solitaria solo in coordinamento con il titolare. Tale interpretazione permette di evitare comportamenti abusivi quali l’avvio di più azioni di contraffazione contro lo stesso contraffattore da parte di titolare e licenziatario, magari presentate dinanzi a giudici diversi e risparmia ai licenziatari oneri giudiziali per le privative da essi utilizzate. Cosicché l’azione cautelare, o anche di merito, del titolare volta ad ottenere la cessazione delle condotte con l’uso dei vari strumenti a ciò destinati (inibitoria, sequestro, ritiro dal commercio…) va a beneficio di tutti i licenziatari ai quali può comunque riconoscersi titolo ad un intervento adesivo dipendente nel giudizio avviato dal titolare.

La categoria dei marchi deboli non coincide esattamente con quella dei marchi semplicemente descrittivi dei prodotti o indicativi della loro natura, ma si estende alle parole del linguaggio comune o divenute comuni nel linguaggio commerciale, alle espressioni o anche ai nomi e ai personaggi che hanno assunto un significato designativo comune e non individualizzante, così che, a causa dell’attenuata idoneità individualizzante del marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte devono ritenersi sufficienti ad escludere la confondibilità. Peraltro, la qualificazione del marchio come debole postula una rigorosa indagine diretta ad accertare se il significato designativo comune della parola usata come marchio sia percepibile come tale presso una diffusa ed indefinita categoria di destinatari del prodotto, ovvero se tale diffusione sia così limitata da conservare alla parola un prevalente, se non esclusivo, significato di fantasia ed una più accentuata idoneità individualizzante dei prodotti con essa contrassegnati [Nel caso di specie il Tribunale ha qualificato come debole il marchio denominativo “Forever Young” utilizzato nel settore radiofonico, stante la rilevantissima quantità di brani e albun musicali utilizzanti tale titolo]