Licenziatario che registra il marchio concesso in uso: risoluzione, nullità del marchio e danno liquidato per presunzioni

Il mancato pagamento dei canoni pattuiti per l’utilizzo di un marchio da parte della società licenziataria, avendo quest’ultima contestualmente proceduto in modo del tutto arbitrario al deposito in proprio di domanda di registrazione di un marchio identico a quello concessole in uso, costituisce un grave inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1453 c.c., tale da giustificare la risoluzione del contratto di licenza. Ai fini della liquidazione del danno derivante dall’uso illecito del marchio, deve aversi riguardo ai criteri previsti dall’art. 125 c.p.i. È pertanto equo quantificare il risarcimento dovuto da parte della convenuta in favore dell’attrice in misura corrispondente all’importo dei canoni che sarebbero stati effettivamente dovuti qualora la parte convenuta non fosse stata inadempiente alle obbligazioni assunte con il contratto di licenza.

È nulla, per difetto del requisito della novità ai sensi dell’art. 12 c.p.i., la registrazione di un marchio identico a quello oggetto di un contratto di licenza (e comunque assai simile – tenuto conto di un elemento caratterizzante – agli ulteriori marchi per i quali l’attrice aveva già chiesto la registrazione), depositata dal licenziatario durante il rapporto contrattuale. È quindi fondata la domanda volta ad ottenere provvedimento inibitorio della protrazione dell’utilizzo del marchio da parte della convenuta, non avendone quest’ultima alcun titolo.

Qualora la parte convenuta per utilizzo illecito di un marchio non ottemperi all’ordine di esibizione dei documenti contabili necessari ai fini della individuazione degli utili conseguiti nell’esercizio dell’attività, il giudice può procedere alla liquidazione del danno su basi presuntive. In tale contesto, è legittimo stimare i corrispettivi utilizzando come parametro di riferimento i ricavi di altra impresa operante nel medesimo settore e rapportandoli al periodo di tempo dell’illecito. In relazione a tale parametro può quindi quantificarsi il risarcimento del danno tenuto conto delle royalties, individuate in via equitativa, che sarebbero state dovute dalla convenuta nei confronti dell’attrice qualora avesse stipulato un contratto di licenza d’uso del marchio. [nella specie, marchio “Shinto” di un ristorante di cucina giapponese: condanna a circa 33.400 e 46.800 euro per i due locali gestiti dalle convenute contumaci].